Tribunale, Sentenza T-207/23

Revoca del marchio UE VAPIX per difetto di uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale della seconda sezione esamina se il marchio verbale VAPIX sia stato oggetto di uso genuino nel quinquennio rilevante e per i prodotti rivendicati in classe 9.

Fatti e procedimento amministrativo

Axis AB aveva registrato il marchio VAPIX per una serie di prodotti della classe 9, descritti come interfacce per apparati cinematografici, ottici, di misurazione, segnalazione, controllo, registrazione, ricezione, trasmissione o riproduzione di suoni e immagini, nonché per computer. Nel 2020 Sta Grupa AS ha chiesto la revoca del marchio per non uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di cancellazione aveva revocato il marchio, ritenendo insufficiente la prova dell’uso. La Commissione di ricorso ha poi parzialmente ribaltato tale esito, considerando provato l’uso genuino del segno per specifiche "Application Programming Interfaces" relative ai medesimi prodotti di classe 9.

Oggetto del ricorso e doglianze della ricorrente

Sta Grupa AS chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso nella parte in cui aveva mantenuto la registrazione del marchio per le API indicate. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la prova dell’uso genuino fosse insufficiente sotto quattro profili:

• tempo di uso;
• luogo di uso;
• natura dell’uso;
• estensione dell’uso. Secondo la ricorrente, i documenti presentati da Axis AB dimostravano solo un uso interno o marginale, privo di commercializzazione autonoma delle API, e non supportato da fatture o da adeguati dati indipendenti.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il titolare perde i diritti sul marchio se, entro un periodo continuo di cinque anni, il segno non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione in relazione ai prodotti o servizi registrati, senza giustificati motivi di non uso. Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che impone di valutare le prove sotto i profili di luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. La prova deve essere concreta, oggettiva e globale, e grava in linea di principio sul titolare del marchio.

Valutazione del tempo di uso

Il Tribunale conferma che l’uso non deve essere continuo e ininterrotto, ma semplicemente genuino nel periodo rilevante. Accoglie la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui una parte sostanziale degli elementi probatori cadeva nel quinquennio 24 gennaio 2015 - 23 gennaio 2020. Sono stati valorizzati, tra gli altri:

• data sheet e istruzioni con riferimenti temporali coincidenti con il periodo rilevante;
• screenshot della libreria VAPIX sul sito di Axis con aggiornamenti nel periodo;
• licenza VAPIX disponibile nel 2015 e nel 2019;
• estratti archiviati del sito aziendale;
• tutorial video, articoli di settore, forum clienti e dichiarazioni testimoniali;
• dati Google Analytics relativi al periodo 9 gennaio 2019 - 9 gennaio 2020. Il Tribunale osserva che, in un settore tecnologico, le indicazioni di copyright sui documenti tecnici possono ragionevolmente corrispondere alla loro messa a disposizione della clientela.

Valutazione del luogo di uso

Quanto al territorio, il Tribunale ribadisce che l’uso deve essere dimostrato nell’Unione europea, ma non è necessario un impiego geograficamente esteso in senso assoluto: occorre un apprezzamento concreto del mercato e del prodotto. Nel caso di specie, gli elementi raccolti indicavano uso in più Stati membri, tra cui Paesi Bassi, Cechia, Spagna, Germania, Francia, Svezia e, tramite i dati di accesso, varie regioni europee. Il Tribunale considera rilevanti:

• le dichiarazioni di imprese con sede nell’Unione;
• la partecipazione di partner al programma di sviluppo Axis in diversi Stati membri;
• i dati di accesso alla libreria VAPIX, suddivisi per regioni europee. Pertanto il criterio territoriale è ritenuto soddisfatto.

Natura dell’uso: API come sottocategoria autonoma

Il Tribunale conferma l’approccio della Commissione di ricorso secondo cui le API costituiscono una sottocategoria autonoma e coerente rispetto alla più ampia categoria delle "interfacce". La Corte di giustizia richiama la giurisprudenza sulle sottocategorie autonome: quando un marchio è registrato per una categoria ampia, la prova d’uso per una parte di essa protegge solo la sottocategoria effettivamente usata. Qui l’uso riguarda API open software che consentono la comunicazione tra applicazioni e l’accesso alle funzionalità dei prodotti Axis. Il Tribunale respinge la tesi secondo cui il marchio sarebbe stato usato solo per i prodotti hardware AXIS e non per VAPIX: il segno VAPIX designava la libreria/API aperta al pubblico, distinta dal marchio ombrello AXIS.

Uso in commercio e funzione distintiva

Un punto centrale è che l’uso delle API VAPIX era pubblico e esterno, non interno all’impresa. Il fatto che l’accesso fosse gratuito non impedisce di qualificare l’uso come uso in commercio, se il titolare mira a creare o mantenere uno sbocco di mercato per il prodotto. Il Tribunale osserva che le API VAPIX consentivano a sviluppatori terzi di creare applicazioni interoperabili con i prodotti Axis, espandendo l’ecosistema del marchio e favorendo la commercializzazione dei prodotti sottostanti. Le API erano dunque funzionali a preservare un mercato, anche in concorrenza con standard alternativi come ONVIF. Ne deriva che l’uso del marchio non era meramente simbolico o token, ma rispondeva alla funzione essenziale di indicare l’origine commerciale del software/API.

Estensione dell’uso e sufficienza delle prove

Per quanto riguarda l’intensità dell’uso, il Tribunale ricorda che non esiste una soglia minima astratta e che anche un uso limitato può essere genuino se giustificato dal mercato di riferimento. Qui il materiale probatorio mostrava circa 3.000 membri unici del programma ADP di Axis nell’Unione e diverse migliaia di visualizzazioni delle pagine della libreria VAPIX. Il Tribunale considera sufficiente anche l’assenza di fatture, perché il prodotto era gratuito e l’uso si realizzava mediante accesso a una libreria e licenza d’uso, non tramite vendita tradizionale. Le dichiarazioni testimoniali, pur provenendo in parte da soggetti collegati al titolare, sono state ritenute utilizzabili e corroborate da altri elementi oggettivi e indipendenti.

Esito del giudizio e spese

Poiché nessuna delle censure di Sta Grupa AS è stata accolta, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Sul piano delle spese, ordina a Sta Grupa AS di sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Axis AB; EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, è dichiarata tenuta a sopportare le proprie spese.