Tribunale, Sentenza T-284/21

Marchio UE RENČKI HRAM e nullità per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021. Il Tribunale esamina una domanda di nullità di un marchio UE figurativo per motivo assoluto di invalidità, fondata sulla mala fede del richiedente originario ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Parti e origine della controversia

Il ricorrente è Edvin Pejovič, che aveva un pegno su due marchi anteriori sloveni e internazionali iscritti nell’ambito di una procedura esecutiva contro il debitore Beohemija d.o.o. L’EUIPO è il convenuto; interviene ETA živilska industrija d.o.o., attuale titolare del marchio contestato. Il marchio contestato, registrato nel 2016 per "vinegar" in classe 30, era stato inizialmente depositato da KPMS računovodske in finančne storitve d.o.o. e poi trasferito a Šampionka d.o.o. e infine all’interveniente.

Fatti essenziali

Il ricorrente aveva venduto nel 2008 le proprie quote di Pejo Šampionka d.o.o. a Beohemija, restando creditore di 2 milioni di euro non pagati. Nel corso di rapporti commerciali tra Beohemija e Šampionka, quest’ultima era stata autorizzata a produrre e vendere beni sotto i marchi di Beohemija. Successivamente, nell’ambito dell’esecuzione per il recupero del credito, il ricorrente otteneva un pegno sui marchi anteriori. Egli sosteneva che la registrazione del marchio RENČKI HRAM, simile ai marchi anteriori, fosse stata effettuata per ostacolare la vendita dei marchi pignorati e quindi il soddisfacimento del credito.

Questioni giuridiche esaminate

La controversia verteva su due profili principali:

• la legittimazione del ricorrente a invocare l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b);
• la sussistenza della mala fede del depositante ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale ha concentrato l’esame sul secondo motivo, relativo alla mala fede, ritenendo assorbito il primo motivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata presentata il 4 aprile 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, i richiami del procedimento alle disposizioni del regolamento 2017/1001 devono essere letti, sul piano sostanziale, come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009.

Ragionamento della Corte: nozione di mala fede

Il Tribunale ricorda che la nozione di mala fede non è definita dal diritto dell’Unione, ma implica una condotta contraria ai principi di correttezza e alle pratiche commerciali oneste. Per accertarla occorre considerare tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito, compresi la conoscenza di segni anteriori, l’intenzione di impedire l’uso del segno da parte di terzi, la logica commerciale del deposito e la cronologia dei fatti.

Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale afferma che l’onere della prova grava sul richiedente la nullità e che la buona fede si presume fino a prova contraria.

Errore della commissione di ricorso

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso aveva errato nel concludere che non vi fosse mala fede perché non era stato provato che il deposito del marchio contestato mirasse effettivamente a impedire il recupero del credito del ricorrente. Il Tribunale osserva invece che:

• il marchio contestato non faceva parte dei marchi pignorati;
• la sua esistenza poteva ridurre l’attrattiva economica e il valore di mercato dei marchi anteriori, incidendo sulla volontà di eventuali acquirenti;
• tale effetto era sufficiente, almeno in astratto, a compromettere la realizzazione del pegno e il recupero del credito.

Il Tribunale aggiunge che la possibilità per potenziali acquirenti di reagire con un’azione di nullità non elimina tali effetti negativi, ma può anzi dissuaderli dall’acquisto.

Rilevanza dei rapporti tra le società coinvolte

Un altro profilo decisivo è la mancata considerazione, da parte della commissione, dei rapporti tra KPMS, Šampionka e Beohemija. Il Tribunale rileva che tali rapporti, inclusa la gestione economica unificata e il trasferimento del marchio registrato poco dopo il deposito, erano elementi potenzialmente rilevanti per valutare la conoscenza del pegno e l’intenzione del depositante.

Il fatto che Beohemija non si sia opposta alla registrazione non è ritenuto decisivo, perché in quel momento il marchio contestato era comunque inserito in una logica di gestione economica comune con i marchi anteriori.

Inadeguatezza del richiamo alla normale logica commerciale

La commissione di ricorso aveva valorizzato il fatto che il deposito rispondesse a normali esigenze commerciali. Il Tribunale precisa che un simile elemento, pur rilevante in astratto, non è sufficiente a escludere la mala fede quando vi siano circostanze eccezionali, come il pegno sui marchi anteriori, che impongono una valutazione complessiva e specifica di tutti i fattori del caso.

Esito: annullamento, ma non riforma

Il Tribunale accoglie il secondo motivo e annulla la decisione della commissione di ricorso, perché quest’ultima non ha correttamente valutato la mala fede. Respinge però la domanda di riforma e di dichiarazione diretta di nullità del marchio, poiché i fatti accertati non consentono ancora di stabilire quale decisione la commissione avrebbe dovuto adottare se avesse esaminato correttamente tutte le circostanze rilevanti.

Spese

EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente relative al giudizio davanti al Tribunale e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’interveniente sopporta le proprie spese. Non sono invece recuperabili, in questa sede, le spese del procedimento davanti alla Cancellation Division.