Tribunale, Sentenza T-346/21

Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic: uso effettivo per medicinali della classe 5

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il Tribunale, nella Quinta Sezione, ha esaminato in particolare se il marchio fosse stato effettivamente usato per prodotti registrati come "medicinali" della classe 5 della classificazione di Nizza.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Hecht Pharma GmbH; convenuto è l’EUIPO. Dinanzi al Tribunale è intervenuta Gufic BioSciences Ltd, già controinteressata nel procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Questione esaminata

Nella terza censura, la ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere provato l’uso del marchio per medicinali della classe 5. Il punto centrale era se, per qualificare i prodotti come medicinali ai fini del marchio, dovesse prevalere la classificazione secondo il diritto dei marchi oppure la qualificazione derivante da altre discipline dell’Unione, e quale peso attribuire alla percezione del pubblico, alla vendita in farmacia con prescrizione e all’etichettatura dei prodotti.

Normativa e riferimenti rilevanti

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla decadenza per mancato uso;
• l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, in tema di uso effettivo del marchio;
• l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla classificazione dei prodotti secondo la classificazione di Nizza;
• la direttiva 2001/83/CE e, in particolare, l’articolo 1, punto 2, richiamati per il concetto di medicinale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto che la classificazione di Nizza ha finalità essenzialmente amministrative e non determina, da sola, la natura dei prodotti. Parimenti, la classificazione di un prodotto secondo altre norme del diritto dell’Unione non è, in linea di principio, decisiva per la sua classificazione ai fini del marchio UE.

Tuttavia, il Tribunale sottolinea che ciò non esclude che tali norme possano essere prese in considerazione, in concreto, nella valutazione dell’uso effettivo, quando le circostanze del caso lo richiedano. Nel caso di specie, non bastava affermare in astratto che i prodotti fossero "medicinali" della classe 5: occorreva verificare se i prodotti per i quali il marchio era stato usato fossero gli stessi prodotti per i quali il marchio era registrato.

Il criterio decisivo è stato individuato nella percezione del pubblico di riferimento, composto sia da consumatori finali sia da specialisti. Il Tribunale richiama anche la rilevanza dell’aspetto visivo del prodotto, inclusi confezione ed etichettatura, nella sua collocazione da parte del consumatore nella categoria dei medicinali.

Sul piano probatorio, il Tribunale valorizza il fatto che i prodotti fossero venduti unicamente in farmacia dietro presentazione di prescrizione medica e che sulle confezioni figurassero diciture e indicazioni tali da farli percepire facilmente come medicinali. A ciò si aggiungevano decisioni giudiziarie e amministrative allegate al fascicolo, dalle quali risultava che i prodotti erano stati qualificati come medicinali per presentazione ai sensi della direttiva 2001/83.

Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente secondo cui solo i medicinali per funzione, dotati di azione farmacologica, potrebbero rientrare nella classe 5. Rileva infatti che, ai fini della percezione del pubblico, un prodotto può essere considerato medicinale anche per presentazione. Respinge altresì l’argomento fondato sull’assenza di autorizzazione all’immissione in commercio, osservando che tale circostanza non è necessariamente conosciuta dal consumatore e non contraddice la percezione del prodotto come medicinale.

Decisione

Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato alcun errore di valutazione della commissione di ricorso. La decisione impugnata è quindi confermata e il ricorso è respinto integralmente. Le spese sono poste, quanto alla ricorrente, a suo carico e a carico dell’EUIPO; l’interveniente sopporta le proprie spese.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che, nell’uso effettivo del marchio UE, la qualificazione del prodotto non dipende in modo automatico dalla classificazione di Nizza né dalla sua classificazione in altre discipline settoriali. Per i medicinali, la percezione del pubblico di riferimento è centrale e può essere determinata da confezione, etichettatura, canale di vendita e prescrizione medica.

La sentenza è rilevante per la pratica dei marchi e per la difesa in procedimenti di decadenza, soprattutto quando il prodotto si colloca in un’area di confine tra categoria merceologica e qualificazione regolatoria settoriale.