Tribunale, Sentenza T-334/23

Marchi UE "nehera", NEHERA e NEHERA PRAGUE: nullità per malafede e insufficienza della prova

La pronuncia riguarda quattro ricorsi proposti avverso decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchi dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il deposito dei segni contestati sia stato compiuto in malafede, ai sensi dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dall’articolo 59(1)(b) del regolamento 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Le domande di registrazione dei marchi contestati sono state presentate tra il 2013 e il 2017 da Ladislav Zdút. I segni comprendevano marchi figurativi e il marchio denominativo NEHERA PRAGUE, per prodotti delle classi 3, 14, 18, 24 e 25, tra cui abbigliamento, calzature, articoli di pelletteria, tessuti, gioielli, profumi e accessori vari.

Nel 2019 i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità sostenendo che il depositante avesse agito in malafede, poiché il marchio richiamava il nome e l’attività di Jan Nehera, imprenditore cecoslovacco attivo negli anni Trenta. In un primo momento la divisione di annullamento aveva respinto le domande; successivamente una commissione di ricorso aveva dichiarato nullo uno dei marchi, ma tale decisione era stata annullata dal Tribunale con sentenza del 6 luglio 2022 nella causa T-250/21, in cui si era escluso che il segno storico e il nome di Jan Nehera godessero ancora di notorietà o reputazione rilevanti al momento dei depositi.

Dopo tale annullamento, i ricorrenti hanno prodotto nuovi elementi di prova dinanzi alla commissione di ricorso, che tuttavia li ha dichiarati inammissibili e, in ogni caso, insufficienti a dimostrare la malafede.

Questioni sottoposte al Tribunale

I ricorrenti deducevano due motivi principali:

• violazione dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sostenendo che i nuovi elementi di prova dimostrassero la persistenza della notorietà del marchio storico e del nome Jan Nehera nella Repubblica ceca;
• violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 CEDU, per avere la commissione di ricorso respinto tali prove come inammissibili, in pretesa lesione del contraddittorio e del diritto di essere sentiti.

Valutazione del Tribunale sulla malafede

Il Tribunale esamina innanzitutto il secondo motivo e ritiene che i tre articoli internet prodotti dai ricorrenti possano al più confermare la notorietà del marchio storico e del nome Jan Nehera negli anni Trenta e Quaranta, ma non dimostrino in modo concreto e preciso che tale notorietà fosse sopravvissuta fino agli anni 2010, cioè al momento dei depositi dei marchi contestati.

Il Tribunale osserva che:

• il legame emotivo degli abitanti di Prostějov con gli edifici ex Nehera non prova la conoscenza del marchio da parte del pubblico generale ceco;
• l’interesse di giornali online nazionali o i riferimenti al marchio in articoli storici non bastano a dimostrare una notorietà attuale o residua presso una parte significativa del pubblico rilevante;
• di conseguenza, anche considerando gli elementi già esaminati nella precedente sentenza T-250/21, non è dimostrato che, al momento dei depositi, il segno e il nome fossero ancora conosciuti in misura tale da consentire di inferire un intento di indebito vantaggio.

Ne deriva che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nel concludere che la malafede del depositante non fosse provata.

Esame del motivo relativo al diritto di difesa e al contraddittorio

Quanto al primo motivo, il Tribunale ricorda che una censura diretta contro una parte della motivazione non può condurre all’annullamento se la decisione è comunque sorretta da un’altra ragione autonoma e sufficiente. Poiché la commissione di ricorso aveva indicato, oltre all’inammissibilità, anche l’insufficienza sostanziale dei nuovi elementi di prova, e poiché tale insufficienza è stata confermata nel merito, l’eventuale errore sulla ricevibilità resta privo di effetto utile.

Per questo il motivo fondato sull’articolo 47 della Carta e sull’articolo 6 CEDU viene dichiarato infondato in quanto inefficace.

Decisione e spese

Il Tribunale riunisce i quattro procedimenti e respinge integralmente i ricorsi. I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente davanti al Tribunale; l’EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo richiesto la condanna alle spese in assenza di udienza.

Principio affermato

Ai fini della nullità di un marchio per malafede, non basta richiamare la notorietà storica di un segno o di un nome: occorre provare che, alla data del deposito, essi conservassero una reale rilevanza o reputazione presso il pubblico pertinente e che il depositante abbia voluto sfruttarla indebitamente. In difetto di tale prova, la domanda di nullità deve essere respinta.