Tribunale, Sentenza T-213/23

Marchio UE CEFA Certified European Financial Analyst: rischio di confusione e coesistenza pacifica

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il segno verbale CEFA Certified European Financial Analyst e il marchio anteriore CFA, entrambi riferiti a servizi e prodotti nel settore della financial analysis.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

EFFAS aveva depositato nel 2015 la domanda di registrazione del marchio CEFA Certified European Financial Analyst per prodotti e servizi delle classi 9 e 41, inizialmente pubblicata per via del carattere distintivo acquisito tramite uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. CFA Institute aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore CFA, registrato per prodotti e servizi nelle classi 16, 41 e 42, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

L’opposizione era stata accolta in primo grado, poi una precedente decisione della commissione di ricorso era stata annullata dal Tribunale con sentenza del 21 dicembre 2021 per errori di diritto. Dopo il rinvio in sede amministrativa, la prima commissione di ricorso ha nuovamente respinto l’appello della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione in ragione dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, dell’elevata somiglianza visiva, della bassa somiglianza fonetica, dell’assenza di somiglianza concettuale e della maggiore distintività del marchio CFA.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 14 dicembre 2015, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 richiamate dalle parti devono quindi essere intese come corrispondenti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il cui tenore è identico.

Valutazione dei criteri rilevanti per il rischio di confusione

Il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza fra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi, nonché del livello di attenzione del pubblico pertinente e della distintività del marchio anteriore.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente sia il pubblico generale interessato alla formazione e all’istruzione in financial analysis, sia un pubblico professionale dotato di competenze specifiche nel settore finanziario. In seguito alla precedente sentenza del Tribunale, aveva correttamente attribuito a tale pubblico un livello di attenzione elevato per tutti i prodotti e servizi rilevanti.

Quanto al territorio, la valutazione era stata concentrata sulla parte anglofona del pubblico pertinente in Germania e Spagna, in ragione dell’uso dell’inglese nel settore finanziario e della dimostrata maggiore distintività acquisita del marchio CFA in tali Stati membri.

Confronto dei prodotti e servizi

Il Tribunale non ha rimesso in discussione l’accertamento della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e i servizi erano identici o, quanto meno, simili. Tale elemento non era contestato in modo utile dalla ricorrente.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma l’elevata somiglianza tra CFA e CEFA, poiché il secondo segno contiene integralmente il primo, con la sola aggiunta della lettera E inserita nella medesima sequenza di lettere e con l’elemento CEFA percepibile come acronimo, distintivo e memorizzabile autonomamente. La presenza delle ulteriori parole Certified European Financial Analyst non è stata ritenuta idonea a neutralizzare tale impressione complessiva.

Sul piano fonetico, il Tribunale non condivide integralmente la conclusione della commissione di ricorso. Osserva che CEFA può essere pronunciato sia lettera per lettera, sia come parola bisillabica; per una parte non trascurabile del pubblico, la somiglianza fonetica con CFA, pronunciato lettera per lettera, è elevata, poiché i suoni corrispondenti a C, F e A coincidono e la E può risultare appena percettibile.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza. Il segno CEFA Certified European Financial Analyst veicola un chiaro significato, mentre il segno CFA, considerato nella sua forma registrata, non ha contenuto semantico percepibile; pertanto i segni sono concettualmente dissimili.

Valutazione globale e coesistenza pacifica

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ritiene che il rischio di confusione non possa essere escluso in astratto, specie alla luce dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, dell’elevata somiglianza visiva, della somiglianza fonetica per una parte del pubblico e della maggiore distintività del marchio anteriore.

Tuttavia, il punto decisivo è che la ricorrente aveva invocato durante il procedimento amministrativo la coesistenza pacifica dei due marchi sul mercato, sostenendo che i segni avevano convissuto per oltre 28 anni in vari Paesi dell’Unione e producendo documenti a sostegno di tale allegazione. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, la coesistenza pacifica può costituire un fattore idoneo, insieme ad altri, a ridurre il rischio di confusione, a condizione che sia provata con elementi concordanti, che si basi sull’assenza di confusione e su un uso effettivo sufficientemente prolungato e che sia dimostrata, per un marchio anteriore dell’Unione, su tutto il territorio dell’Unione.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso non ha esaminato questo argomento né le prove addotte. Il Tribunale esclude che tale omissione possa considerarsi un rigetto implicito: la commissione era tenuta a verificare se la coesistenza invocata fosse idonea a incidere sulla valutazione globale. La mancata considerazione di un fattore potenzialmente decisivo integra quindi un errore di diritto.

Decisione e dispositivo

Poiché il Tribunale non disponeva di tutti gli elementi necessari per decidere nel merito sulla fondatezza della valutazione globale del rischio di confusione, ha accolto il motivo unico dedotto da EFFAS e ha annullato la decisione impugnata.

In materia di spese, EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, mentre CFA Institute è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La decisione riafferma che la coesistenza pacifica di marchi sul mercato è un elemento rilevante nella valutazione globale del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e che l’organo decidente di EUIPO deve esaminarlo quando sia tempestivamente dedotto e supportato da prove; il suo omesso esame comporta l’illegittimità della decisione anche in presenza di marcate somiglianze tra i segni.