Tribunale, Sentenza T-61/16

Marchio dell’Unione europea – opposizione contro il marchio figurativo Master

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione proposta da The Coca-Cola Company contro la domanda di marchio dell’Unione europea figurativo "Master" presentata da Mitico. Il contenzioso si concentra sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, relativo al vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà di marchi anteriori notori.

Fatti e iter procedurale

Mitico aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "Master" per prodotti delle classi 29, 30 e 32. Coca-Cola aveva opposto diversi marchi dell’Unione europea anteriori figurativi, oltre a un marchio nazionale del Regno Unito, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Nel corso del procedimento amministrativo, Coca-Cola aveva prodotto, tra l’altro, una testimonianza e schermate del sito Internet di Mitico (www.mastercola.com), volte a dimostrare l’uso commerciale del segno richiesto.

La divisione di opposizione respinse l’opposizione; la prima commissione di ricorso confermò tale esito. Con sentenza dell’11 dicembre 2014 nel procedimento T‑480/12, il Tribunale annullò la prima decisione, ritenendo che i segni anteriori Coca-Cola e il segno richiesto fossero, quantomeno, simili in misura tenue e che gli elementi di prova sull’uso commerciale del segno richiesto fossero pertinenti ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5. La quarta commissione di ricorso, adita dopo l’annullamento, respinse nuovamente l’opposizione con decisione del 2 dicembre 2015.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è stato chiamato a verificare:

• se l’EUIPO avesse violato l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 non conformandosi alla sentenza di annullamento precedente;
• se avesse violato l’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento nel ritenere irrilevanti, perché riferite a usi fuori dall’Unione, le prove dell’uso del segno Master Cola;
• se fosse legittimo fondare, su tali prove, deduzioni logiche circa il probabile uso del marchio nell’Unione e il rischio di parassitismo.

Normativa rilevante

La decisione richiama soprattutto:

• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 266 TFUE. Sono inoltre richiamati il regolamento (UE) 2017/1001, quale testo sostitutivo, e la Convenzione di Parigi, in particolare gli articoli 4 e 6 bis, per il tema del principio di territorialità.

Motivo relativo alla mancata esecuzione della precedente sentenza

Il Tribunale respinge il motivo con cui Coca-Cola sosteneva che la commissione di ricorso non avesse dato esecuzione alla sentenza del 2014. Osserva che la precedente sentenza aveva soltanto imposto di prendere in considerazione gli elementi di prova relativi all’uso commerciale del marchio richiesto, senza vincolare la commissione a una specifica conclusione sul rischio di indebito vantaggio.

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha effettivamente esaminato tali prove, senza respingerle in limine come nella prima decisione. Dunque non vi è violazione dell’articolo 65, paragrafo 6: l’errore, se del caso, concerne la successiva valutazione di merito delle prove, non la mancata esecuzione del giudicato.

Uso del marchio complesso e rilevanza delle prove

L’interveniente sosteneva che nelle schermate prodotte comparisse non il solo segno "Master", ma il marchio complesso "Master Cola", e che pertanto le prove non fossero pertinenti. Il Tribunale respinge l’argomento richiamando la giurisprudenza secondo cui l’uso di un marchio può risultare anche dall’uso del segno come componente di un marchio complesso, purché continui a essere percepito come indicazione d’origine.

Nel caso concreto, il termine "master" è considerato l’elemento distintivo e dominante di "Master Cola". Ne consegue che l’uso del marchio complesso costituisce anche uso del marchio richiesto, sicché le prove potevano legittimamente essere considerate.

Principio di territorialità e uso fuori dall’Unione

L’EUIPO sosteneva che la registrazione di un marchio dell’Unione non potesse essere negata sulla base di atti compiuti al di fuori del territorio dell’Unione, in nome del principio di territorialità. Il Tribunale chiarisce che tale principio non impedisce di prendere in considerazione usi esteri del segno richiesto quando ciò serva, in chiave prospettica, a inferire il probabile uso del marchio nell’Unione e, quindi, il rischio che esso tragga indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori dell’Unione.

La Corte sottolinea che la ricorrente non invocava diritti anteriori di paesi terzi, ma marchi dell’Unione europea. Le disposizioni della Convenzione di Parigi non ostano a che l’uso in Stati terzi del marchio richiesto sia utilizzato come elemento probatorio per valutare un motivo di opposizione all’interno dell’Unione.

Valutazione del rischio di indebito vantaggio e deduzioni logiche

Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver attribuito rilievo decisivo alla mancata prova di uso del sito Internet all’interno dell’Unione. Tale circostanza non rendeva infatti inutilizzabili le schermate del sito, che potevano comunque fondare deduzioni logiche sul probabile uso del segno nell’Unione.

Il Tribunale osserva che:

• l’uso concreto del segno Master Cola in Siria e in Medio Oriente, unito alla domanda di registrazione nell’Unione, permette di inferire che il titolare intenda commercializzare i prodotti anche nel mercato UE;
• in mancanza di elementi contrari forniti dall’interveniente, è ragionevole supporre che la strategia commerciale adottata fuori dall’Unione possa essere replicata nell’Unione;
• l’analisi ex articolo 8, paragrafo 5, è per natura prospettica e non richiede la prova di un danno attuale, ma la dimostrazione di un rischio serio e non ipotetico.

Il Tribunale respinge inoltre l’argomento secondo cui l’assenza di dati sul numero di utenti UE del sito renderebbe irrilevante la prova: per il rischio di parassitismo non è necessaria la dimostrazione di un pregiudizio già verificatosi né di una modifica del comportamento economico del consumatore medio, a differenza di quanto avviene per la diluizione.

Immagine trasferibile dei marchi anteriori Coca-Cola

In via di completezza, il Tribunale critica anche la valutazione della commissione di ricorso secondo cui Coca-Cola non avrebbe mostrato quale immagine concreta potesse essere trasferita dai marchi anteriori al segno richiesto. Richiamando il principio di continuità funzionale tra gli organi dell’EUIPO, il Tribunale osserva che gli atti depositati in primo grado e richiamati nel ricorso contenevano già elementi sull’immagine globale e sulla notorietà eccezionale di Coca-Cola, inclusi estratti di uno studio Superbrands.

Ne consegue che la commissione di ricorso non poteva affermare che non fossero stati presentati argomenti e prove sull’immagine trasferibile. Il Tribunale evidenzia anche che la notorietà di un marchio può travalicare il mercato di riferimento specifico, sicché non è decisivo che alcuni prodotti contestati appartengano a classi diverse dalle bevande analcoliche.

Dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo e, per tale ragione, annulla la decisione impugnata. Condanna l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Coca-Cola, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, mentre Mitico sopporta le proprie spese.