Tribunale, Sentenza T-150/17

Marchio dell’Unione europea FLÜGEL: nullità parziale e tolleranza

La pronuncia riguarda un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO relativo al marchio UE denominativo FLÜGEL, registrato per prodotti delle classi 32 e 33. Il Tribunale, investito del ricorso di Asolo Ltd contro la decisione della quinta commissione di ricorso, ha esaminato sia l’eccezione di preclusione per tolleranza sia la sussistenza del rischio di confusione con i marchi austriaci anteriori di Red Bull GmbH.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio FLÜGEL era stato depositato nel 1997 e registrato nel 1999 per birre, bevande analcoliche, sciroppi e preparati per bevande, nonché per bevande alcoliche (tranne le birre). Nel 2011 Red Bull GmbH aveva chiesto la nullità invocando i marchi austriaci anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL, entrambi registrati per "bevande energetiche". La divisione di annullamento aveva accolto la domanda soprattutto sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, ritenendo irrilevante la tolleranza eccepita da Asolo; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto della tolleranza e, in via alternativa, aveva ritenuto sussistente un rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Primo motivo: preclusione per tolleranza

Il Tribunale ricorda che, per far decorrere il termine di tolleranza, occorrono quattro condizioni: registrazione del marchio posteriore, buona fede del deposito, uso nel territorio protetto e conoscenza effettiva, da parte del titolare del marchio anteriore, dell’uso del marchio posteriore. La Corte valorizza una lettura teleologica della norma: il termine può iniziare solo quando il titolare anteriore è realmente in grado di opporsi. Di conseguenza, la mera conoscenza potenziale o indiziaria non è sufficiente.

Nel caso concreto, gli elementi prodotti da Asolo non dimostravano che Red Bull avesse effettiva conoscenza dell’uso del marchio FLÜGEL in Austria per un periodo di cinque anni consecutivi. Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso sulle fatture, sulle dichiarazioni testimoniali e sui riferimenti a controversie in altri Stati membri, ritenendo tali elementi non idonei a provare la conoscenza effettiva richiesta dall’articolo 54, paragrafo 2.

Secondo motivo: rischio di confusione tra i segni e i prodotti

In relazione all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ribadisce che la confusione presuppone identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, oltre a una valutazione globale del rischio per il pubblico di riferimento. La controversia, tuttavia, verteva in sostanza solo sulla comparazione tra le bevande energetiche anteriori e i prodotti di classe 33 del marchio contestato.

Il Tribunale censura la conclusione della commissione di ricorso sulla somiglianza tra bevande energetiche e bevande alcoliche. Richiamando la giurisprudenza sulle bevande alcoliche e analcoliche, afferma che non basta il fatto che esse siano spesso mescolate, consumate o vendute insieme: natura, destinazione e uso restano diversi, anche per il pubblico austriaco, che è normalmente attento alla distinzione tra prodotti alcolici e non alcolici. La decisione impugnata è inoltre criticata nella parte in cui aveva trasposto, senza sufficiente base, argomenti sviluppati nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, dove non è richiesta la somiglianza dei prodotti.

Motivazione e sindacato del Tribunale

Quanto alla censura di difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficientemente chiaro le ragioni della conclusione sulla somiglianza, così da consentire alla ricorrente di difendersi e al giudice di controllare la legalità dell’atto. Tuttavia, sufficienza della motivazione non equivale a correttezza sostanziale: la motivazione era presente, ma la valutazione sul punto era errata nel merito.

Dispositivo e effetti

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella sola parte in cui aveva respinto il ricorso di Asolo confermando la nullità del marchio FLÜGEL per i prodotti di classe 33, cioè "bevande alcoliche (tranne le birre)" e "essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool". Per il resto, il ricorso è respinto. EUIPO e Red Bull sono condannati alle spese.

Principi affermati

• La tolleranza richiede prova di conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore, non meri indizi o conoscenza potenziale.
• La somiglianza tra bevande energetiche e bevande alcoliche non può essere affermata solo perché i prodotti possono essere mescolati o consumati insieme.
• In sede di nullità ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la comparazione dei prodotti deve restare ancorata a natura, destinazione, impiego e percezione del pubblico di riferimento.
• Un legame evocativo tra prodotti, sufficiente in altri contesti, non basta di per sé a soddisfare il requisito della somiglianza richiesta per il rischio di confusione.