Cassazione Civile, Ordinanza n. 25454/2023 del 30/08/2023

Esito

La controversia

Una società titolare di un modello di utilità e della frazione italiana di un brevetto europeo relativi a una cabina di verniciatura per autocarrozzerie a riscaldamento elettrico ibrido convenne in giudizio la società concorrente che produceva cabine denominate "Green Energy", chiedendo di accertare la contraffazione dei brevetti e atti di concorrenza sleale, con inibitoria della fabbricazione e commercializzazione, pubblicazione della sentenza, penale e risarcimento dei danni. Il tribunale accolse solo in parte la domanda, dichiarando validi i brevetti e accertandone la contraffazione, ma rigettando le altre domande e la riconvenzionale di nullità per difetto di novità. La corte d'appello respinse sia l'appello principale della titolare sia quello incidentale della controparte: ritenne non provata la predivulgazione del trovato, confermò la contraffazione per equivalenti, escluse il giudicato sulla pretesa scadenza dei titoli di privativa affermata in altro giudizio, negò inibitoria, pubblicazione e penale per mancanza di prova della prosecuzione delle condotte, e rigettò il risarcimento perché il danno non è in re ipsa e mancavano allegazioni e prova dei parametri di quantificazione e del nesso causale per la retroversione degli utili. In cassazione la titolare dedusse, con due motivi, violazione dell'art. 124 c.p.i. e dell'art. 115 c.p.c. per il rigetto dell'inibitoria, e violazione dell'art. 125 c.p.i., degli artt. 1226 e 2043 c.c. per il rigetto del risarcimento e per non avere valorizzato prove e presunzioni, compresi esibizione contabile, c.t.u. e prova testimoniale. La controparte resistette con ricorso incidentale in tre motivi: contestò la valutazione della predivulgazione e quindi la validità dei brevetti, sostenne l'incompatibilità tra modello di utilità e brevetto europeo avente identico contenuto, e invocò il giudicato sulla scadenza dei titoli formatosi in un precedente giudizio. La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo principale ritenendo che l'inibitoria non sia dovuta in astratto in ogni caso, ma presupponga l'accertamento del rischio di reiterazione della condotta illecita, che il giudice di merito può escludere in concreto; ha accolto solo parzialmente il secondo motivo, confermando che il danno da contraffazione non è in re ipsa e richiede allegazione e prova, ma cassando la decisione nella parte in cui aveva negato la retroversione degli utili senza considerare che la prova del nesso causale poteva essere cercata mediante gli strumenti istruttori richiesti, come esibizione delle scritture contabili e c.t.u.; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, reputando inammissibile la censura sulla novità per critica al fatto, infondata quella sulla pretesa incompatibilità tra modello di utilità e brevetto europeo, e infondata quella sul giudicato esterno, perché la precedente declaratoria di scadenza era stata resa incidentalmente in un giudizio in cui non era stata proposta una specifica domanda di accertamento con efficacia erga omnes. La causa è stata quindi cassata limitatamente al profilo della retroversione degli utili e rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente al profilo della retroversione degli utili, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per il riesame della sola domanda relativa agli utili e per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'inibitoria può essere negata se il giudice di merito esclude in concreto il rischio di reiterazione della contraffazione; che il danno da contraffazione non è automatico e richiede allegazione e prova; ma che, quanto alla retroversione degli utili, non può essere esclusa la rilevanza degli strumenti istruttori richiesti dalla parte per provare il nesso eziologico tra violazione e vantaggi economici del contraffattore. È stata inoltre esclusa l'efficacia di giudicato della precedente sentenza sulla scadenza dei brevetti, perché resa incidentalmente in altro processo e non su domanda principale o riconvenzionale.

Norme richiamate

• art. 124 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  L'inibitoria non è una conseguenza automatica e incondizionata dell'accertata contraffazione: il giudice può negarla in concreto se esclude l'attuale o futura reiterazione dell'illecito.

• art. 115 c.p.c.

  La mancata contestazione di un fatto incide sul thema probandum, ma non sottrae il fatto al prudente apprezzamento del giudice.

• art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Il danno da contraffazione non è in re ipsa; la norma richiama i principi generali sulla liquidazione del danno e indica criteri che presuppongono la prova del pregiudizio e dei relativi elementi di quantificazione.

• art. 1226 c.c.

  La liquidazione equitativa è possibile solo dopo l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile.

• art. 2043 c.c.

  La responsabilità risarcitoria richiede la prova del danno e del nesso causale tra condotta illecita e pregiudizio.

• art. 46, comma primo, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  È richiamato in tema di validità/nullità del brevetto per difetto di novità del trovato.

• art. 121 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  È richiamato in relazione all'onere probatorio nella contestazione della validità del brevetto.

• art. 2697 c.c.

  L'onere di provare i fatti costitutivi della nullità o invalidità del brevetto grava sulla parte che li allega.

• art. 2729 c.c.

  Le presunzioni devono essere valutate in termini di gravità, precisione e concordanza dal giudice di merito.

• art. 45 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  È richiamato per distinguere le forme di tutela brevettuale e il regime dei requisiti.

• art. 82 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  È richiamato nel ragionamento sulla disciplina delle privative e sulla loro durata.

• art. 84 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Consente la presentazione congiunta delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità in via alternativa.

• art. 86 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Estende al modello di utilità, in quanto applicabili, le norme dettate per l'invenzione industriale.

• art. 58 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Consente la conversione della domanda europea respinta/ritirata in domanda nazionale per modello di utilità, senza escludere che il titolare di un modello presenti domanda di brevetto europeo.

• art. 59 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Se per la medesima invenzione è concesso un brevetto europeo e un brevetto italiano, il brevetto italiano cessa di produrre effetti nella misura in cui tutela la stessa invenzione, assorbito dalla protezione europea.

• art. 63 Convenzione sul Brevetto Europeo

  Per il brevetto europeo è richiamato il termine di durata ventennale.

• art. 85 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  È richiamato per il termine decennale del modello di utilità.

• art. 123 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  La declaratoria di nullità/decadenza ha efficacia erga omnes solo se pronunziata con sentenza passata in giudicato resa su domanda principale o riconvenzionale, non se accertata incidentalmente.

• art. 2909 c.c.

  Il giudicato fa stato solo tra le parti nei limiti dell'oggetto deciso, salvo specifiche deroghe di legge.

• art. 324 c.p.c.

  La stabilità del giudicato presuppone una pronuncia resa con effetti propri di giudicato e non meramente incidentali.

• art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

  Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del difetto assoluto o apparente di motivazione.

• art. 118 disp. att. c.p.c.

  Richiamato per il requisito della motivazione della decisione.

Massime di principio

• In materia di brevetti, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'accertamento della novità, della predivulgazione e della contraffazione è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi.
• La domanda di inibitoria non consegue automaticamente all'accertamento della contraffazione in ogni situazione: il giudice può negarla quando, sulla base degli elementi di causa, escluda in concreto il rischio di reiterazione della condotta illecita.
• Il danno da contraffazione di privativa industriale non è in re ipsa; il titolare deve allegare e provare l'esistenza del pregiudizio e gli elementi utili alla sua quantificazione, potendo il giudice ricorrere all'equità solo dopo tale accertamento.
• Ai fini della retroversione degli utili, la prova del nesso causale tra illecito e vantaggio economico del contraffattore può essere ricercata anche mediante esibizione delle scritture contabili e consulenza tecnica, quando tali mezzi siano gli strumenti idonei a ricostruire incremento di produzione, fatturato e ricavi.
• La declaratoria di nullità o decadenza di un brevetto ha efficacia erga omnes solo se resa in un giudizio in cui la relativa questione sia stata proposta con domanda principale o riconvenzionale; se il tema è deciso solo incidenter tantum, la pronuncia non spiega giudicato fuori dal processo in cui è stata resa.
• Quando il brevetto europeo copre la medesima invenzione già tutelata da brevetto italiano, la protezione europea assorbe quella nazionale nella misura di sovrapposizione, ma ciò non equivale di per sé a negare l'autonoma validità della frazione italiana del brevetto europeo.
• La distinzione tra valutazione di prova e violazione di legge va mantenuta ferma: la critica alla lettura delle testimonianze o degli indizi non integra di regola errore di diritto, ma contestazione di merito non scrutinabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato