Tribunale, Sentenza T-196/21

Marchio UE figurativo "so...?": carattere distintivo e presunta descrittività

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, resa in un procedimento di nullità avente ad oggetto un marchio UE figurativo registrato per prodotti di cosmesi e cura personale in classe 3. Il Tribunale esamina se il segno composto da "so" seguito da tre punti di sospensione, da un punto interrogativo e da una sottolineatura sia colpito dalle cause assolute di nullità previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento

Debonair Trading Internacional Lda aveva ottenuto la registrazione del marchio UE figurativo n. 17473513 per vari prodotti di classe 3, tra cui preparazioni per capelli, profumi, cosmetici, deodoranti personali, lozioni e shampoo. Lea Nature Services aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, sostenendo la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo il marchio dotato di carattere distintivo intrinseco e non descrittivo. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la condanna alle spese di EUIPO e dell’interveniente.

Questioni sollevate

La ricorrente ha articolato due motivi principali:

• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione del carattere distintivo del marchio;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per errata esclusione della natura descrittiva del segno.

Sosteneva, in sintesi, che "so" sarebbe stato percepito come mera espressione di enfasi o lode della qualità dei prodotti, mentre la punteggiatura avrebbe solo rafforzato tale impressione e mostrato che il segno era destinato a essere completato da altre parole. Invocava inoltre presunte decisioni precedenti dell’EUIPO relative a segni analoghi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla nullità per registrazione contraria all’articolo 7;
• articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sul difetto di carattere distintivo;
• articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sui segni descrittivi;
• articolo 7, paragrafo 2, sull’applicazione delle cause di non registrabilità anche se sussistono solo in parte dell’Unione.

Sul piano processuale, sono menzionati anche l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale e l’articolo 134, paragrafo 1, sulle spese.

Valutazione del Tribunale sul carattere distintivo

Il Tribunale ricorda che un marchio è distintivo quando consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altri operatori. Tale valutazione va compiuta tenendo conto dei prodotti interessati, del pubblico di riferimento e dell’impressione complessiva prodotta dal segno.

La Corte osserva che i prodotti in classe 3 sono destinati al pubblico in generale, con livello di attenzione medio, e che la valutazione va compiuta rispetto alla parte anglofona del pubblico, in ragione della parola inglese "so".

Quanto al termine "so", il Tribunale rileva che esso presenta più significati a seconda del contesto e può essere inteso anche come congiunzione con valore di "quindi" o "e allora". Non può dunque essere ridotto a un’unica lettura laudativa. Inoltre, nella lettura proposta dalla ricorrente, il valore di enfasi richiederebbe che la parola sia seguita da un termine che esprima una qualità, circostanza non verificata nel segno registrato.

Ruolo della punteggiatura e impressione complessiva

Il Tribunale attribuisce rilievo ai tre punti di sospensione e al punto interrogativo. Tali elementi non sono valutati isolatamente, ma per il loro apporto all’impressione complessiva del segno. Essi introducono un effetto di sospensione e di interrogazione che induce il consumatore a chiedersi che cosa significhi "so" e a cosa si riferisca.

Secondo il Tribunale, questa struttura richiede una certa interpretazione e attiva un processo cognitivo nel pubblico di riferimento. Proprio per questo il segno è idoneo a svolgere funzione distintiva. La ricorrente non ha dimostrato che il marchio sarebbe percepito soltanto come messaggio promozionale laudativo.

Irrilevanza delle prassi precedenti invocate

Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati su precedenti decisioni dell’EUIPO. Da un lato, i segni richiamati dalla ricorrente non sono comparabili, poiché nei casi citati "so" era accompagnato da ulteriori parole; dall’altro, la legalità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata caso per caso, in base al regolamento e alla giurisprudenza, senza che la prassi precedente possa prevalere sulla corretta applicazione del diritto.

La Corte ribadisce inoltre che l’EUIPO non gode di un potere discrezionale in materia di registrazione e che l’esame deve essere rigoroso e completo in ciascun caso individuale.

Esclusione della descrittività

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo solo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepirne immediatamente una descrizione o una caratteristica senza ulteriore riflessione.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha svolto argomentazioni specifiche capaci di dimostrare un simile nesso diretto. Inoltre, poiché il segno non è stato qualificato come mera indicazione laudativa della qualità dei prodotti, manca il presupposto per ritenerlo descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, Lea Nature Services è condannata a sopportare le spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

La decisione conferma che, ai fini degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, non basta che un segno contenga un elemento potenzialmente evocativo o promozionale: occorre verificare se, nel suo complesso, esso venga immediatamente percepito come mera lode oppure come indicazione dell’origine commerciale. Quando la punteggiatura e la struttura del segno impongono un certo grado di interpretazione, il marchio può conservare carattere distintivo e non essere descrittivo.