Corte di giustizia, Sentenza C-112/21

Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di marchi d’impresa e nomi commerciali. La Corte è chiamata a chiarire l’estensione della limitazione degli effetti del marchio prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE, in un conflitto tra segni usati nel commercio da operatori del trasporto di persone in autobus.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone X BV alla Classic Coach Company vof, a Y e Z. X è titolare di un marchio denominativo Benelux registrato nel 2008 per servizi di trasporto, corrispondente al cognome comune dei fratelli protagonisti della vicenda familiare descritta nel procedimento principale.

Nel tempo, diversi soggetti appartenenti alla stessa famiglia hanno utilizzato denominazioni commerciali riconducibili a quel cognome. I resistenti hanno continuato a usare una scritta sugli autobus contenente il nome del fratello 2. X ha agito sostenendo una violazione del proprio marchio e dei propri nomi commerciali; i resistenti hanno replicato invocando, tra l’altro, l’articolo 2.23, paragrafo 2, della Convenzione del Benelux, che riprende sostanzialmente l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• la direttiva 2008/95/CE, in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, lettere b) e c), 5, 6, paragrafo 2, e 9;
• la direttiva (UE) 2015/2436, indicata solo come testo successivo, non applicabile ratione temporis;
• la Convenzione di Parigi, in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, e 8;
• l’Accordo ADPIC, in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1;
• la Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, in particolare gli articoli 2.20 e 2.23, paragrafo 2.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

• se il "diritto anteriore" di cui all’articolo 6, paragrafo 2, richieda soltanto un uso anteriore nel commercio di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale, oppure anche la possibilità di vietare l’uso del marchio posteriore;
• se, per rispondere, rilevi il fatto che il titolare del marchio posteriore abbia a sua volta un diritto ancora più risalente sul medesimo segno e, se sì, in che misura ciò incida sulla sussistenza del diritto anteriore del terzo.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta la nozione di "diritto anteriore" alla luce del diritto internazionale richiamato dalla direttiva, in particolare della tutela del nome commerciale prevista dalla Convenzione di Parigi e dall’Accordo ADPIC. Rileva che il nome commerciale rientra nella nozione di proprietà intellettuale e costituisce un diritto protetto, purché ancora esistente e protetto al momento in cui viene fatto valere.

Sul piano dell’interpretazione della direttiva, la Corte osserva che l’articolo 6, paragrafo 2:

• richiede che il diritto sia anteriore, riconosciuto dal diritto nazionale e abbia portata locale;
• non prevede affatto, come condizione ulteriore, che il suo titolare possa vietare l’uso del marchio posteriore.

La distinzione tra l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), è decisiva: queste ultime disposizioni riguardano impedimenti alla registrazione o motivi di nullità e sono più rigorose; l’articolo 6, invece, opera solo come limitazione dei diritti conferiti da un marchio registrato. Ne consegue che non si può trasporre nell’articolo 6, paragrafo 2, una condizione tipica dei motivi di nullità o di impedimento alla registrazione.

La Corte aggiunge che una lettura più restrittiva svuoterebbe di effetto utile la disposizione, perché la assimilerebbe alle ipotesi dell’articolo 4. Pertanto, è sufficiente che il diritto anteriore locale sia riconosciuto dalla legge nazionale e sia utilizzato nel commercio.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa che la direttiva 2008/95/CE disciplina i rapporti tra marchi registrati e diritti anteriori, non i rapporti interni tra più diritti qualificabili come "anteriori". Tali rapporti sono quindi principalmente regolati dal diritto nazionale.

Per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, rileva che il diritto invocato dal terzo sia ancora protetto secondo il diritto dello Stato membro interessato al momento dell’azione. Se il titolare del marchio posteriore possiede un diritto ancora più risalente sul segno, ciò può incidere sulla qualificazione del diritto del terzo solo nella misura in cui, in base al diritto nazionale, quel diritto più risalente consenta effettivamente di opporsi o di limitare il diritto del terzo.

Se, invece, il diritto del terzo non è più tutelato dal diritto nazionale, non può essere qualificato come "diritto anteriore" ai sensi della direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

• per constatare l’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che il titolare possa vietare l’uso del marchio posteriore;
• un diritto anteriore può essere riconosciuto anche se il titolare del marchio posteriore ha un diritto ancora più risalente, purché il diritto invocato dal terzo sia ancora protetto dal diritto nazionale; se non lo è più, non costituisce un diritto anteriore rilevante.

Principi affermati

La sentenza conferma che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE tutela la coesistenza di segni locali anteriori con marchi registrati posteriori, senza richiedere al titolare del diritto locale di avere un potere di inibitoria sul marchio successivo. Al tempo stesso, ribadisce che la verifica dell’effettiva persistenza del diritto fatto valere resta affidata al diritto nazionale dello Stato membro interessato, che determina se quel diritto sia ancora protetto al momento dell’azione.