Tribunale, Sentenza T-576/21

Nullità di un disegno o modello comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il prodotto era descritto come "fluid distribution equipment" e destinato, in sostanza, al riempimento simultaneo di più palloncini ad acqua.

Fatti e procedimento amministrativo

Mystic Products Import & Export, SL e Koopman International BV avevano chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato da Tinnus Enterprises LLC, sostenendo che tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto fossero esclusivamente dettate dalla funzione tecnica. La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi confermato la nullità sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno o modello;
• l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che esclude protezione per le caratteristiche dell’aspetto esclusivamente dettate dalla funzione tecnica;
• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), sul motivo di nullità corrispondente;
• gli articoli 36, paragrafo 6, 37, paragrafo 4, 54 e 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
• il regolamento (CE) n. 2245/2002, in tema di classificazione Locarno a fini amministrativi;
• la giurisprudenza DOCERAM e la sentenza T‑574/19 sulla stessa famiglia di disegni.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente articolava un unico motivo, suddiviso in quattro parti:

• mancata considerazione di tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto e violazione delle regole sull’onere della prova;
• errata applicazione dei criteri della sentenza DOCERAM;
• uso di un test giuridico scorretto, fondato sull’idea che qualche elemento dovesse "valorizzare" l’aspetto estetico;
• errata interpretazione del brevetto europeo allegato e della domanda multipla di registrazione.

Ragionamento del Tribunale sulle caratteristiche di aspetto

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, occorre:

• individuare la funzione tecnica del prodotto;
• identificare le caratteristiche di aspetto del prodotto;
• verificare, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, se tali caratteristiche siano esclusivamente dettate da quella funzione.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva identificato quattro caratteristiche: involucro con apertura e fori, tubi cavi, palloncini gonfiabili collegati ai tubi e dispositivi di fissaggio. Il Tribunale ha ritenuto che essa avesse effettivamente considerato anche gli ulteriori profili invocati dal ricorrente, rigettando le singole censure:

• la superficie liscia di tubi, palloncini e anelli era ritenuta normale e non frutto di una scelta estetica specifica;
• la forma allungata dei palloncini sgonfi era una conseguenza del loro stato naturale;
• la forma "tozza" dell’involucro e la disposizione dei fori erano spiegate da esigenze funzionali di collegamento alla fonte di acqua e al numero di tubi;
• la forma "trapezoidale" dei tubi non era percepibile come caratteristica autonoma;
• gli anelli di fissaggio erano già ricompresi nel riferimento ai dispositivi elastici di bloccaggio;
• il contrasto cromatico non era protetto, poiché il disegno era registrato in bianco e nero.

Onere della prova e criteri DOCERAM

Il Tribunale ribadisce che, quando il richiedente nullità invoca l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli spetta fornire elementi di prova sufficienti a mostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta assolto tale onere, il titolare deve offrire argomenti e prove contrarie.

Quanto ai criteri DOCERAM, la commissione di ricorso aveva correttamente considerato circostanze oggettive rilevanti, tra cui:

• il contenuto della domanda di brevetto europeo del ricorrente;
• un articolo tecnico-divulgativo sul prodotto;
• l’uso effettivo del prodotto per riempire simultaneamente più palloncini;
• le osservazioni e la testimonianza del designer.

Il Tribunale ha escluso che la classificazione del prodotto come "giocattolo" o in una classe Locarno diversa avesse incidenza sulla valutazione ex articolo 8, paragrafo 1, poiché la classificazione ha solo finalità amministrative e l’indicazione del prodotto nella domanda non determina la portata della tutela.

Modelli alternativi e registrazioni multiple

Il Tribunale ha ricordato che l’esistenza di modelli alternativi non è di per sé decisiva. La commissione di ricorso aveva legittimamente considerato anche gli altri disegni inclusi nella domanda multipla, ma solo come una delle circostanze oggettive del caso, non come elemento decisivo o automatico. Da ciò il Tribunale ha escluso qualunque disparità di trattamento rispetto ai disegni depositati singolarmente.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi confermato la nullità del disegno o modello registrato e ha condannato Tinnus Enterprises LLC a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO e da Koopman International BV.