Tribunale, Sentenza T-160/21

Revoca del marchio UE APIRETAL per mancato uso genuino

Il Tribunale dell’Unione europea, nella causa T-160/21, ha esaminato un ricorso proposto dal titolare del marchio UE denominativo APIRETAL avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la revoca del segno per i prodotti della classe 5, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La controversia riguardava sia la nozione di uso genuino sia l’esistenza di giustificati motivi di non uso nel settore farmaceutico.

Fatti e procedimento amministrativo

Laboratorios Ern, SA aveva depositato nel 2006 la domanda di registrazione del marchio UE APIRETAL per una serie di prodotti della classe 5, tra cui preparazioni farmaceutiche e veterinarie, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bambini e vari prodotti sanitari o fitosanitari. Nel 2017 Ingrid Malpricht aveva chiesto la revoca del marchio per tutti i prodotti, ad eccezione delle preparazioni farmaceutiche, sostenendo che il segno non fosse stato oggetto di uso genuino nel quinquennio rilevante.

La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda di revoca, rilevando l’assenza di prove di uso per i prodotti contestati e l’assenza di motivi validi di non uso. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello del titolare, ritenendo che la prova prodotta si riferisse soltanto a una preparazione farmaceutica per uso umano e non agli altri beni rivendicati, e che le restrizioni legali invocate non giustificassero il mancato uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva un motivo unico di violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, articolato in due censure:

• errata interpretazione del concetto di uso genuino, assumendo che l’uso del marchio per un medicinale umano fosse sufficiente anche per gli altri prodotti della classe 5;
• errata valutazione dei giustificati motivi di non uso, invocando vincoli normativi nazionali relativi alla commercializzazione di prodotti che incidono sulla salute umana e animale.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ha ricordato che, in base all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), il marchio UE è soggetto a revoca se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato fatto un uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi registrati e non sussistono giustificati motivi per il non uso. Ha applicato inoltre i principi consolidati della giurisprudenza sulla funzione essenziale del marchio, richiamando in particolare la necessità di un uso reale e non meramente simbolico, e l’esigenza di una valutazione globale delle prove alla luce del settore economico interessato.

Uso genuino: perché la prova relativa a un solo medicinale non bastava

Il Tribunale ha osservato anzitutto che la prova prodotta dal titolare riguardava esclusivamente un prodotto farmaceutico per uso umano, in particolare un antipiretico e analgesico pediatrico. Tale prova non riguardava gli altri prodotti oggetto della domanda di revoca, ossia preparazioni veterinarie, sostanze dietetiche, alimenti per bambini, cerotti, materiali per medicazioni, collutori medicali, materiali per otturazioni dentarie, cere, disinfettanti, preparazioni per distruggere i parassiti, fungicidi ed erbicidi.

Ha quindi ritenuto che tali prodotti non costituissero una categoria omogenea e inscindibile insieme alle preparazioni farmaceutiche. Pur potendo alcuni di essi avere una finalità sanitaria o terapeutica, essi presentano indicazioni, destinazioni d’uso e caratteristiche molto diverse, tali da giustificare un esame distinto della prova di uso per ciascun prodotto o, comunque, per categorie autonome. Ne consegue che non era sufficiente dimostrare l’uso del marchio per un solo medicinale per evitare la revoca su tutti i prodotti della classe 5.

Il Tribunale ha inoltre escluso che la mera possibilità di un uso futuro possa sostituire la prova dell’uso effettivo: la regola dell’uso genuino esige elementi oggettivi e concreti di impiego sul mercato, non semplici probabilità o intenzioni future.

Giustificati motivi di non uso: perché il richiamo alla normativa non era sufficiente

Quanto alla seconda censura, il ricorrente sosteneva che la normativa applicabile ai prodotti della classe 5, e in particolare il rifiuto delle autorità spagnole di autorizzare la commercializzazione di un prodotto non farmaceutico con lo stesso nome di un medicinale già in commercio, integrasse un ostacolo indipendente dalla sua volontà.

Il Tribunale ha ricordato che, per costituire giustificati motivi, gli ostacoli al uso devono soddisfare due condizioni cumulative:

• avere un nesso sufficientemente diretto con il marchio, tale da rendere l’uso impossibile o irragionevole;
• dipendere da circostanze indipendenti dalla volontà del titolare.

Ha tuttavia precisato che la semplice necessità di conformarsi alla normativa di settore non basta, perché il rispetto della legge rientra nella sfera di responsabilità del titolare del marchio e non integra di per sé un impedimento esterno e indipendente dalla sua volontà. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato che il preteso divieto di commercializzazione valesse per l’intero territorio dell’Unione o anche solo per altri Stati membri oltre la Spagna. Mancava dunque la prova di un ostacolo generalizzato e oggettivo idoneo a giustificare il non uso.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori né sulla nozione di uso genuino né sulla valutazione dei giustificati motivi di non uso. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente e il titolare del marchio è stato condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• il marchio UE deve essere usato realmente per i prodotti per i quali è registrato;
• l’uso di un segno per un solo prodotto di una classe non consente automaticamente di salvare l’intera classe, se i prodotti hanno destinazioni e caratteristiche autonome;
• i giustificati motivi di non uso sono interpretati restrittivamente e richiedono ostacoli esterni, oggettivi e indipendenti dalla volontà del titolare;
• il semplice richiamo a vincoli regolatori nazionali non è sufficiente, in assenza di prova di un divieto effettivo e generalizzato nell’Unione.