Tribunale, Sentenza T-494/24

Nullità di un marchio UE e consenso del co-proprietario

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di nullità di un marchio UE figurativo. La controversia ruota attorno alla portata del consenso del titolare del marchio ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, Emmanouil Peponis, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo n. 6 335 772, registrato a nome suo e di Fanourios Palamianakis. Il marchio riguardava servizi delle classi 36 e 37, in particolare "real estate affairs" e servizi di costruzione, riparazione e installazione. La domanda di nullità si fondava su un precedente marchio greco figurativo registrato nel 2007, sempre riferito a segni e servizi collegati all’attività immobiliare e di costruzione.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità, ritenendo non dimostrato che la domanda di registrazione del marchio contestato fosse stata presentata senza il consenso del titolare. La commissione di ricorso ha confermato tale impostazione, rilevando in sostanza che il marchio era stato depositato con il consenso del ricorrente.

Diritto applicabile ratione temporis

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione del marchio era stata depositata il 6 ottobre 2007, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Le norme procedurali, invece, sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001, entrato in vigore successivamente. Per questo motivo, i riferimenti dell’atto impugnato all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 sono stati letti come riferiti all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, dal contenuto identico.

Quadro normativo sostanziale

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 tutela il titolare del marchio contro l’abuso da parte dell’agente o rappresentante, impedendo la registrazione, in assenza di consenso, di un segno identico o simile da parte di chi opera per conto del titolare. La disposizione mira a prevenire lo sfruttamento indebito della relazione fiduciaria tra le parti e richiede la ricorrenza di condizioni cumulative. Tra queste, è decisiva l’assenza del consenso del titolare al deposito.

Il Tribunale ricorda anche che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare può chiedere il trasferimento del marchio a proprio favore invece di domandarne la nullità.

Primo motivo: insufficienza di motivazione

Il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata non spiegasse in modo sufficiente perché la procura generale firmata da entrambe le parti fosse idonea a dimostrare un consenso chiaro, specifico e incondizionato. Il Tribunale respinge il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di motivazione richiede che siano esposti, in modo chiaro e comprensibile, gli elementi decisivi della decisione, senza che EUIPO debba rispondere a ogni argomento delle parti.

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva indicato:

• il rilievo della procura generale del 2 novembre 2007;
• gli elementi precedenti e successivi alla domanda di registrazione;
• il rapporto di affari tra le parti, sfociato in una società di persone nel 2010;
• l’assenza di prove di una strategia di occultamento da parte del co-proprietario;
• l’irrilevanza del fatto che altri marchi e nomi di dominio fossero registrati solo a nome del ricorrente;
• la mancata prova che l’articolo 1 dell’atto costitutivo della società di persone includesse il marchio contestato.

Secondo il Tribunale, tale percorso logico è sufficientemente chiaro e completo.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 3

Il secondo motivo, articolato in sei censure, è il cuore della controversia. Il Tribunale ribadisce che il consenso del titolare deve essere chiaro, specifico e incondizionato. Nella specie, la commissione di ricorso poteva legittimamente basarsi sulla procura generale firmata da entrambe le parti, che autorizzava il rappresentante comune a operare in relazione a ogni procedimento, presente o futuro, compresi quelli per la registrazione di marchi UE.

Il Tribunale sottolinea che:

• la procura era stata firmata da entrambe le parti;
• era stata presentata all’EUIPO poco dopo il deposito della domanda di registrazione;
• indicava entrambe le persone come richiedenti della registrazione;
• il contesto fattuale mostrava un rapporto professionale in progressivo consolidamento, da dipendente a rappresentante/procuratore fino a socio in una società di persone.

Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di desumere il consenso del ricorrente alla registrazione del marchio anche a nome del co-proprietario. Il Tribunale respinge anche le censure relative ai fatti anteriori e posteriori, alla pretesa irrilevanza del comportamento dell’interveniente, all’asserita contraddizione relativa all’atto costitutivo della società e al richiamo al principio di origine commerciale. In particolare, precisa che il comportamento successivo può essere considerato se aiuta a ricostruire la situazione esistente al momento del deposito.

Terzo motivo: violazione delle regole procedurali sulla rappresentanza

Il ricorrente sosteneva che EUIPO avesse dato alla procura generale un valore improprio, senza richiedere una conferma espressa del rappresentato. Il Tribunale respinge anche questo motivo, ricordando che, in base all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 e alla regola 76 del regolamento n. 2868/95, il deposito di una domanda di registrazione non richiede conferma ulteriore se la procura firmata è stata validamente presentata e in tempo utile. Nel caso di specie, la procura era stata firmata da entrambe le parti e non risultava alcun termine fissato da EUIPO per la sua produzione.

Quarto motivo: violazione dei principi di certezza del diritto e buona amministrazione

Il Tribunale rigetta anche il quarto motivo, osservando che esso si sovrappone alle censure già esaminate sul consenso e sull’istruttoria. Poiché il Tribunale ha escluso errori di valutazione sul punto decisivo, non vi è violazione dei principi di legalità amministrativa invocati.

Esito e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente, compresi i costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, in quanto la decisione impugnata resta in vigore anche per la parte relativa alle spese amministrative.