Tribunale, Sentenza T-349/25

Marchio UE figurativo G MOTION: esclusa la nullità per assenza di rischio di confusione e di reputazione del marchio anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina due fondi di invalidità relativi al segno figurativo contestato "G MOTION": il rischio di confusione con un marchio anteriore e la tutela rafforzata del marchio anteriore reputato.

Fatti e procedimento

I ricorrenti avevano chiesto davanti all’EUIPO la declaratoria di invalidità del marchio UE figurativo registrato nel 2023 per numerosi prodotti della Classe 7, in sostanza componenti, motori, trasmissioni, frizioni, freni e meccanismi di comando per macchine, motori ed engine. La domanda si fondava su un marchio UE anteriore figurativo registrato nel 2016, anch’esso per prodotti della Classe 7, tra cui motori elettrici, dispositivi di azionamento per macchine e componenti di trasmissione. La Cancellation Division aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, escludendo sia la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, sia la prova della reputazione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8(5).

Normativa applicata

Il Tribunale richiama in particolare:

• articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, sulla nullità del marchio UE su domanda del titolare del marchio anteriore;
• articolo 8(1)(b) del medesimo regolamento, sul rischio di confusione, inclusa l’associazione tra i segni;
• articolo 8(5) del medesimo regolamento, sulla protezione oltre il principio di specialità in presenza di un marchio anteriore reputato;
• articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento. Sul piano processuale, la decisione è resa senza fase orale ai sensi dell’articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale.

Esame del primo motivo: rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’impressione complessiva dei segni, del pubblico di riferimento e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità/similarità dei prodotti. Nel caso concreto, non è contestato che il pubblico rilevante sia un pubblico professionale con alto livello di attenzione e che, in via prudenziale, i prodotti siano da considerarsi identici.

Confronto dei segni

Il Tribunale conferma che gli elementi verbali "motion" e "motions" sono, per il pubblico professionale dell’Unione, descrittivi o quanto meno fortemente allusivi, perché evocano il movimento e le caratteristiche di macchine, motori e dispositivi di trasmissione. Ciò vale anche per il territorio spagnolo, dove è ancor più probabile la comprensione del termine per la vicinanza con il corrispondente spagnolo.

Quanto al marchio contestato, l’elemento dominante è la lettera "g" stilizzata a forma di ruota dentata; quanto al marchio anteriore, la sua distintività deriva soprattutto dalla particolare configurazione grafica complessiva, con le lettere "g" e "m" e le parole "Germany motions". Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il segno anteriore sarebbe dominato da "g" e "motions", osservando che non vi è alcuna ragione per isolare tali elementi dal resto del segno.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale conferma la valutazione dell’EUIPO secondo cui:

• la somiglianza visiva è bassa, perché i segni differiscono sensibilmente nella disposizione, nelle figure e nei colori: il segno contestato è dominato da una sola lettera rossa in forma di ingranaggio, mentre quello anteriore presenta lettere e parole disposte su due righe, con combinazione di rosso e nero e diversi elementi figurativi;
• la somiglianza fonetica è media, ma solo nello scenario più favorevole ai ricorrenti; se si pronunciano tutti gli elementi, la somiglianza scende sotto la media;
• la somiglianza concettuale è bassa, poiché entrambi evocano l’idea di movimento, ma tale concetto ha debole capacità distintiva in relazione ai prodotti in questione.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che la prova fornita dai ricorrenti non dimostra né una reputazione né una distintività accresciuta del marchio anteriore. Le dichiarazioni dei ricorrenti hanno valore probatorio limitato se non corroborate; gli estratti internet, i materiali promozionali e la partecipazione a fiere non bastano, da soli, a provare che una parte significativa del pubblico pertinente identifichi i prodotti come provenienti dai ricorrenti. Di conseguenza, la distintività resta solo debole, con conseguente tutela ridotta.

Valutazione globale

Pur in presenza di prodotti identici, l’insieme dei fattori conduce all’esclusione del rischio di confusione: i segni coincidono solo in elementi deboli o descrittivi, le differenze di configurazione e stilizzazione sono marcate, la percezione del pubblico è professionale e molto attenta, e la comparazione visiva assume particolare rilievo nelle modalità normali di acquisto di tali prodotti. Il primo motivo è pertanto respinto.

Esame del secondo motivo: reputazione del marchio anteriore e articolo 8(5)

Per l’applicazione dell’articolo 8(5) occorrono cumulativamente: identità o somiglianza dei segni, reputazione del marchio anteriore e rischio di pregiudizio o vantaggio indebito. Il Tribunale ribadisce che la reputazione deve essere provata da elementi chiari, specifici e convincenti, idonei a dimostrare che il marchio è noto a una parte significativa del pubblico interessato in una parte sostanziale dell’Unione.

Nel caso di specie, i documenti prodotti non sono considerati sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore al momento rilevante. Poiché la reputazione è una condizione necessaria, il Tribunale conferma il rigetto della domanda di nullità anche sotto tale profilo e ritiene superfluo esaminare gli ulteriori requisiti dell’articolo 8(5).

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, rileva che l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di celebrazione dell’udienza; non essendovi stata udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La decisione ribadisce che:

• gli elementi descrittivi o debolmente distintivi incidono solo limitatamente sulla comparazione tra marchi;
• differenze grafiche e di composizione possono escludere il rischio di confusione anche a fronte di prodotti identici;
• la tutela rafforzata dell’articolo 8(5) richiede prova rigorosa della reputazione del marchio anteriore;
• una mera asserzione di notorietà o di elevata distintività non è sufficiente senza riscontri oggettivi e verificabili.