Cassazione Penale, Sentenza n. 12399/2025 del 31/03/2025

Esito

La controversia

Michon era imputato per introduzione nel territorio nazionale di sacchetti e microfiltri per aspirapolvere ritenuti contraffatti e per violazione di vari brevetti (capo a: falsificazione marchio; capo b: violazione brevetti EP0934016, EP1174073, EP1360921 e EP1482825). In primo grado fu condannato per parte delle violazioni di brevetto (escluso EP1482825) e assolto per il capo a). In appello Michon ha impugnato la condanna, mentre le società Vorwerk hanno impugnato le assoluzioni e chiesto il riconoscimento di responsabilità anche ai fini civili. In Cassazione sono state sollevate questioni relative all'inammissibilità dell'appello dell'imputato per carenza del mandato speciale (art. 581 c.p.p.) e alla legittimità della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza disposta in appello; le parti civili hanno chiesto la riconsiderazione della qualificazione giuridica dei fatti e il riconoscimento della contraffazione anche per il brevetto EP825, nonostante l'originaria decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di Michon: l'elezione di domicilio e la nomina difensiva non possono sostituirsi al "mandato ad impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p., se l'imputato è stato assente in primo grado. Ha però accolto il motivo relativo alla sanzione accessoria: la Corte d'appello ha illegittimamente disposto la pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 518 e 36 c.p. per un reato non compreso nell'elenco previsto e ciò ha costituito un aggravamento in pejus senza impugnazione del pubblico ministero; tale statuizione è stata annullata senza rinvio. L'annullamento della sanzione accessoria ha determinato la rilevazione della prescrizione del reato residuo previsto dall'art. 517-ter c.p., per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Quanto agli effetti civili, la Cassazione ha ritenuto fondata in parte l'impugnazione delle parti civili con riferimento al brevetto EP825: ha annullato limitatamente agli effetti civili la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo esame, richiamando i criteri civili di valutazione della responsabilità (art. 2043 c.c.) e l'istituto della contraffazione indiretta ex art. 66, comma 2-bis, c.p.i.

Norme richiamate

• art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

  art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.

  La Corte ha interpretato che, se l'imputato è assente in primo grado, l'atto di impugnazione in appello richiede un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; l'elezione di domicilio e la nomina del difensore non sono equipollenti e la loro mancanza rende l'appello inammissibile.

• art. 571 cod. proc. pen., comma 3

  Richiamata per analogia: la giurisprudenza precedente aveva già escluso che la semplice nomina del difensore equivalga al mandato ad impugnare per sentenze contumaciali.

• art. 36 cod. pen. e art. 518 cod. pen.

  La Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione della pubblicazione della sentenza (sanzione accessoria) nei termini disposti dalla Corte d'appello: la pubblicazione prevista dall'art. 36 non è applicabile al reato di cui all'art. 517-ter c.p. come deciso in appello e la misura non poteva essere disposta in peius senza impugnazione del pubblico ministero.

• art. 186 cod. pen.

  Richiamato in confronto: la pubblicazione ai fini di riparazione del danno non patrimoniale (sanzione civile) è diversa dalla pubblicazione accessoria di cui agli artt. 518 e 36; la Corte ha rilevato che l'impugnazione delle parti civili non autorizzava l'applicazione dell'accessorio penale nel modo compiuto dalla Corte d'appello.

• art. 517-ter cod. pen.

  La condotta contestata è stata considerata, nel complesso, riconducibile a tale fattispecie per alcuni prodotti; tuttavia, a seguito dell'annullamento della sanzione accessoria e della revisione, il reato residuo è stato dichiarato estinto per prescrizione.

• art. 474 cod. pen.

  La Corte d'appello e il Tribunale avevano valutato la mancata sussistenza del reato di falsificazione del marchio (capo a) sulla base degli elementi oggettivi, confermando che sulle merci non era apposto il marchio Vorwerk ma un marchio diverso e la dicitura di ricambio adattabile.

• art. 576 cod. proc. pen.

  Norma procedurale richiamata dalle parti civili nell'impugnazione delle statuizioni civili; la Corte ha esaminato l'interesse delle parti civili e la corretta valutazione delle questioni civili connesse.

• art. 66, comma 2-bis, Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005)

  art. 66, comma 2-bis d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  La Corte ha richiamato l'istituto della cosiddetta 'contributory infringement' o contraffazione indiretta: occorrono un elemento oggettivo (fornitura di mezzi essenziali) e un elemento soggettivo (conoscenza della destinazione dei mezzi a realizzare l'invenzione). La questione relativa al brevetto EP825 è stata rinnovata in sede civile per valutare questi elementi.

• art. 2043 cod. civ.

  Per la decisione sulle pretese risarcitorie in sede d'impugnazione penale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve valutare la fattispecie ai fini dell'illecito civile (art. 2043) con il criterio della probabilità prevalente, come indicato dalla Corte Costituzionale.

• Decisione Corte Costituzionale n. 182/2021

  Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2021

  La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, deve accertare la fattispecie civilistica (art. 2043) secondo il criterio della probabilità prevalente e non la responsabilità penale con il diverso grado di probabilità richiesto in sede penale.

• Legge 2 novembre 2016, n. 214

  L. 2 novembre 2016, n. 214 (introduzione dell'art. 66, comma 2-bis)

  Ha introdotto nel diritto positivo italiano la disciplina della contraffazione indiretta (contributory infringement), ora richiamata per valutare la responsabilità per fornitura di mezzi idonei alla realizzazione dell'invenzione brevettata.

Massime di principio

• Se l'imputato è stato assente in primo grado, l'appello a sua firma richiede un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la mera elezione di domicilio o la nomina del difensore non sono sufficienti e rendono l'appello inammissibile.
• Una Corte d'appello non può aumentare la gravità della posizione dell'imputato (ad esempio imponendo una pubblicazione della sentenza come sanzione accessoria) in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero; l'applicazione di sanzioni accessorie deve rispettare i limiti legali di applicabilità.
• Quando una statuizione penale accessoria viene annullata per vizio, ciò può incidere sul rapporto processuale e portare alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; in tali casi la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali.
• Le questioni di responsabilità civile connesse a fatti penali vanno valutate secondo i criteri della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e non con la stessa intensità probatoria richiesta per l'accertamento penale; il giudice dell'impugnazione penale deve svolgere questo accertamento civile quando necessario.
• Per la cosiddetta contraffazione indiretta (art. 66, comma 2-bis c.p.i.) è necessario accertare sia l'elemento oggettivo (fornitura di mezzi essenziali alla realizzazione dell'invenzione) sia l'elemento soggettivo (conoscenza o possibilità di conoscenza della destinazione dei mezzi); se questi requisiti non sono chiaramente accertati in sede penale, la questione va rimessa al giudice civile competente.