Tribunale, Sentenza T-358/21

Revoca parziale del marchio UE figurativo "CIPRIANI FOOD"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Hotel Cipriani SpA contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina se la prova prodotta dal titolare del marchio fosse sufficiente a dimostrare l’uso genuino per alcuni prodotti alimentari rivendicati nelle classi 29 e 30.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il marchio figurativo oggetto di revoca era stato registrato nel 2002 su domanda presentata nel 1997 e riguardava, dopo una limitazione intervenuta in sede amministrativa, alcuni prodotti delle classi 29 e 30. Nel 2019 Hotel Cipriani SpA ha chiesto la revoca totale del segno ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

La divisione di cancellazione ha accolto la domanda solo in parte, mantenendo la registrazione per "edible oils" nella classe 29 e per "rice; preparations made from cereals; bread; vinegar" nella classe 30. La commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo provato l’uso genuino del marchio per tali prodotti.

Normativa applicabile

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 24 gennaio 2019, si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama in particolare:

• l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), sul concetto di uso del marchio in forma diversa purché non alteri il carattere distintivo;
• l’articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, sulla revoca per non uso e sulla revoca limitata a taluni prodotti;
• il regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 10, paragrafi 3 e 4, sulla prova dell’uso.

Ammissibilità di alcuni allegati

L’EUIPO aveva eccepito l’inammissibilità di due allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale respinge l’eccezione, rilevando che i documenti richiamati non erano nuovi, poiché provenivano dal fascicolo amministrativo accessibile tramite eSearch plus e facevano parte del contesto fattuale e giuridico già esaminato in sede amministrativa.

Primo motivo: insufficienza della motivazione

Hotel Cipriani sosteneva che la commissione di ricorso non avesse motivato adeguatamente il rigetto dell’argomento secondo cui le fatture non mostravano il marchio nella forma registrata. Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE, non impone di rispondere puntualmente a ogni argomento, ma solo di esporre i motivi determinanti della decisione.

La censura viene respinta perché:

• il ricorrente non aveva chiarito davanti agli organi EUIPO che la versione delle fatture disponibile nel fascicolo elettronico contenesse un errore tecnico di caricamento;
• una versione corretta delle stesse fatture era stata comunque inviata al ricorrente nel corso del procedimento amministrativo;
• la commissione di ricorso poteva quindi ragionevolmente ritenere provato l’uso delle fatture recanti il marchio nella forma registrata.

Secondo motivo: uso del marchio nella forma registrata

Il Tribunale conferma che l’uso del marchio in una forma leggermente diversa è sufficiente se non altera il carattere distintivo del segno registrato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. Richiama il principio secondo cui la valutazione deve essere globale e tener conto di tutti gli elementi di prova nel loro insieme.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva accertato che:

• tutte le fatture mostravano il marchio nel header in alto a sinistra;
• nelle descrizioni dei prodotti compariva il termine "cipriani", che costituisce l’elemento verbale più distintivo del segno, mentre "food" è descrittivo per prodotti alimentari;
• cataloghi e brochure mostravano il marchio sia nelle pagine sia sui prodotti stessi, con esempi riferiti ai prodotti in contestazione.

Il Tribunale ritiene irrilevante il fatto che la commissione non abbia svolto un’analisi autonoma e formale di tutti gli elementi distintivi e dominanti: ciò che conta è che abbia constatato una riproduzione sostanzialmente identica del marchio nella documentazione prodotta.

Terzo motivo: estensione dell’uso

Quanto all’estensione dell’uso, il Tribunale ricorda che essa va valutata considerando il volume commerciale, la durata, la frequenza e le caratteristiche del mercato, senza pretendere un successo commerciale elevato. Se il volume non è elevato, possono compensare una frequenza o una regolarità significative.

La commissione di ricorso aveva rilevato che le prove mostravano vendite continue e consistenti in più Stati membri, sulla base di un ampio numero di fatture e di dichiarazioni di rivenditori e del direttore della società. Il Tribunale respinge l’idea che l’EUIPO abbia invertito l’onere della prova sulla dimensione del mercato: la commissione aveva assunto, per ipotesi, che il mercato dei prodotti alimentari fosse ampio, e aveva comunque ritenuto sufficiente il complesso delle prove prodotte.

Viene inoltre esclusa qualsiasi contraddizione logica: gli importi e i quantitativi richiamati dal ricorrente erano stati utilizzati solo a titolo illustrativo e in parte superavano di molto le soglie minimali evocative di un uso simbolico. Le dichiarazioni prive di ripartizione per prodotto avevano valore corroborante, non decisivo.

Quarto motivo: categoria dei prodotti e sotto-categorie autonome

Il Tribunale affronta poi il tema dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente la revoca solo parziale quando il difetto d’uso riguarda solo alcuni prodotti o servizi. Richiama la giurisprudenza secondo cui, per una categoria ampia e divisibile, il titolare deve provare l’uso per ciascuna sotto-categoria autonoma, individuata soprattutto in base alla destinazione e all’uso dei prodotti.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto che l’uso per diversi tipi di pasta, per panettone e per focaccia integrasse l’uso per "preparations made from cereals" e, per alcuni di tali prodotti, anche per "bread". Il Tribunale conferma che:

• la circostanza che nelle edizioni più recenti della classificazione di Nizza esista la voce "pasta" non modifica retroattivamente il contenuto della registrazione originaria;
• ai fini dell’articolo 58, paragrafo 2, conta la prova concreta dell’uso rispetto ai prodotti registrati, non la successiva evoluzione della classificazione;
• pasta, panettone e focaccia, per funzione e destinazione alimentare, non costituiscono sotto-categorie autonome separate dalla categoria "preparations made from cereals".

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Condanna Hotel Cipriani SpA a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente nel giudizio dinanzi al Tribunale.