Tribunale, Sentenza T-439/22

Marchio UE figurativo "RADA PERFUMES" contro i precedenti marchi figurativi "PRADA"

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Sezione ottava, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchio UE. La controversia verte sul rischio di confusione tra il segno richiesto "RADA PERFUMES" e i marchi anteriori "PRADA" e "PRADA MILANO DAL 1913" per prodotti di profumeria e servizi collegati.

Fatti e procedimento amministrativo

Rada Perfumery SRL aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per prodotti della classe 3, tra cui profumi, cosmetici ed essenze, e per servizi della classe 35, tra cui vendita al dettaglio, marketing e commercio all’ingrosso in ambito cosmetico-profumeria. Prada SA ha proposto opposizione basandosi su tre marchi UE anteriori, due figurativi denominati sostanzialmente "PRADA" e un terzo marchio "PRADA MILANO DAL 1913".

L’opposizione è stata accolta in parte dalla Divisione di opposizione e poi integralmente confermata dalla commissione di ricorso per i prodotti e servizi oggetto del presente giudizio, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Domande e censure della ricorrente

La ricorrente chiedeva l’annullamento e la riforma della decisione, nonché la registrazione del marchio richiesto. Contestava in sostanza:

• la comparazione dei prodotti e servizi, sostenendo che i suoi profumi fossero orientali, con confezioni e composizione diverse;
• la comparazione dei segni, evidenziando differenze grafiche e la presenza di elementi aggiuntivi;
• la valutazione globale del rischio di confusione;
• la rilevanza del presunto diritto a usare un nome proprio o un cognome in ambito commerciale;
• la mancata considerazione di un marchio nazionale "RADA" già registrato in Romania e della coesistenza con i marchi Prada.

Ammissibilità delle prove prodotte in giudizio

EUIPO contestava la ricevibilità degli allegati A.5-A.11 perché non presentati nel procedimento amministrativo. Il Tribunale richiama il carattere di legittimità del proprio sindacato nelle controversie sui marchi UE, da svolgersi alla luce del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso. Conclude quindi che i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili, salvo due documenti già depositati in sede di opposizione.

Comparazione dei prodotti e servizi

Il Tribunale conferma la valutazione di identità formulata dalla commissione di ricorso. Ribadisce che, ai fini del rischio di confusione, conta solo la descrizione dei prodotti e servizi oggetto di registrazione, non l’uso effettivo o previsto del marchio, né elementi come composizione, gusto, bottiglie o packaging se non risultano dal deposito.

Sottolinea inoltre che il mero fatto che i prodotti o servizi appartengano alla medesima classe di Nizza non basta di per sé, ma nel caso concreto le descrizioni coincidevano o includevano le categorie pertinenti dei segni anteriori. La ricorrente non ha fornito elementi per escludere l’identità almeno rispetto al pubblico con livello di attenzione medio, che la commissione di ricorso aveva già preso a riferimento.

Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso sui componenti distintivi e dominanti:

• nei primi due marchi anteriori l’elemento dominante è "prada";
• nel terzo marchio l’elemento "prada" resta dominante, mentre "milano", "dal 1913" e gli elementi figurativi hanno funzione descrittiva o decorativa;
• nel marchio richiesto domina "rada", mentre "perfumes" è descrittivo in quanto vicino al termine francese "parfums", e i due trattini rossi sono decorativi.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo, i segni coincidono nella sequenza di lettere "r-a-d-a", che costituisce l’elemento più distintivo del marchio richiesto e quasi integralmente l’elemento dei marchi anteriori. Le differenze grafiche, incluse le varianti di carattere e la presenza di elementi aggiuntivi, hanno un impatto solo marginale. Il Tribunale conferma quindi un’elevata somiglianza visiva con i primi due marchi anteriori e una somiglianza media con il terzo.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico il Tribunale condivide la conclusione di alta somiglianza. La parte comune "rada"/"prada" viene percepita con pronuncia sostanzialmente identica, mentre la lettera iniziale "p" è una consonante sorda e non elimina la vicinanza sonora. Gli ulteriori elementi "perfumes", "milano" e "dal 1913" non sono ritenuti normalmente pronunciati dal pubblico rilevante perché secondari e descrittivi.

Somiglianza concettuale

La commissione di ricorso aveva considerato i termini "prada" e "rada" privi di significato chiaro per il pubblico di riferimento, e il Tribunale conferma. La ricorrente non prova che il pubblico francofono associ tali termini a cognomi o nomi propri noti. Tuttavia, gli altri elementi verbali hanno un significato comprensibile: "perfumes" richiama chiaramente la profumeria, "milano" indica la città italiana, "dal 1913" significa "dal 1913". Ne deriva una dissimiglianza concettuale tra i segni, ma non tale da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda il principio di interdipendenza tra i fattori: alta somiglianza tra i segni può compensare l’identità dei prodotti e servizi, e viceversa. Nel caso concreto, il pubblico di riferimento ha attenzione almeno media, i prodotti e servizi sono identici, la somiglianza visiva varia da media ad alta e quella fonetica è alta. Le differenze concettuali non bastano a escludere il rischio di confusione, soprattutto perché gli elementi differenziali sono debolmente distintivi.

Argomenti relativi al nome proprio, al marchio nazionale e alla coesistenza

Il Tribunale respinge anche gli argomenti accessori della ricorrente:

• non esiste un diritto incondizionato a registrare un nome o cognome come marchio UE;
• l’articolo 14 del regolamento 2017/1001 limita gli effetti del marchio e consente, a certe condizioni, l’uso del nome da parte di terzi, ma non conferisce un diritto alla registrazione;
• la registrazione e l’eventuale notorietà di un marchio nazionale "RADA" in Romania sono irrilevanti, poiché il sistema del marchio UE è autonomo;
• la semplice mancata opposizione di Prada SA al marchio nazionale non dimostra che la coesistenza sia dovuta all’assenza di rischio di confusione, prova che incombeva sulla ricorrente e che non è stata fornita.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la decisione dell’EUIPO e non si pronuncia sul motivo di irricevibilità sollevato dall’interveniente né sull’eventuale applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, non essendo necessario. La ricorrente è condannata alle spese sostenute da Prada SA; EUIPO sopporta le proprie spese.