Tribunale, Sentenza T-231/21

Disegno comunitario relativo a un palo per recinzione: invalidità per sola funzione tecnica

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Praesidiad Holding contro una decisione della terza Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato. Il disegno controverso rappresentava un palo per recinzione, e la questione centrale era se le sue caratteristiche di aspetto fossero esclusivamente imposte dalla funzione tecnica.

Fatti e procedimento amministrativo

Zaun Ltd aveva presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno registrato n. 127204-0001, sostenendo che non rispettasse i requisiti di protezione perché le caratteristiche del prodotto erano sole determinate dalla funzione tecnica. La Divisione nullità aveva respinto la domanda, ma la Commissione di ricorso, adita da Zaun Ltd, aveva accolto l’impugnazione e dichiarato nullo il disegno ai sensi dell’articolo 25(1)(b) del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 8(1).

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

La Corte richiama:

• l’articolo 25(1)(b) del regolamento (CE) n. 6/2002, che consente la dichiarazione di nullità se il disegno non soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;
• l’articolo 8(1), secondo cui il disegno non esiste per caratteristiche di aspetto del prodotto sole dettate dalla funzione tecnica;
• il considerando 10, che esclude la protezione per caratteristiche dettate solo dalla funzione tecnica per non ostacolare l’innovazione;
• l’articolo 36(6), relativo agli elementi da prendere in considerazione per identificare il prodotto;
• l’articolo 61(3), in tema di potere del Tribunale di riformare la decisione;
• la giurisprudenza DOCERAM (C-395/16), richiamata per affermare che occorre valutare tutte le circostanze oggettive del caso, senza fare affidamento sulla percezione di un osservatore obiettivo.

Ragionamento del Tribunale sulla funzione tecnica

Il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso ha attribuito un peso eccessivo alla domanda di brevetto EP 1564351B1, traendone la conclusione che il design fosse frutto di sole considerazioni tecniche. Tale approccio è stato ritenuto errato, perché un brevetto descrive la funzione tecnica del prodotto ma non esclude automaticamente che il progettista abbia considerato anche elementi estetici o visivi.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la Commissione di ricorso ha ingiustamente svalutato le prove addotte da Praesidiad Holding, in particolare:

• le perizie di quattro esperti, che indicavano per almeno due caratteristiche del palo un ruolo di considerazioni estetiche o visive;
• l’esistenza di design alternativi, rilevante come circostanza oggettiva indicativa delle ragioni della scelta formale;
• il fatto che il prodotto sia visibile al pubblico e di notevoli dimensioni, elemento che rende plausibile l’attenzione all’integrazione visiva nell’ambiente.

Il Tribunale afferma che l’articolo 8(1) non richiede di dimostrare l’assenza di ogni considerazione tecnica, ma solo che le caratteristiche non siano state dettate esclusivamente da tali esigenze. Di conseguenza, una volta emerso che almeno due delle tre caratteristiche del prodotto non erano sole imposte dalla tecnica, il motivo di nullità non poteva essere accolto.

Decisione e potere di riforma

Accolti i primi due motivi di ricorso, il Tribunale annulla la decisione impugnata. Esercitando il potere di riforma previsto dall’articolo 61(3) del regolamento n. 6/2002, respinge anche la domanda di dichiarazione di nullità presentata da Zaun Ltd, ponendo fine alla controversia amministrativa nel merito.

Spese

EUIPO, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Praesidiad Holding. Zaun Ltd, anch’essa soccombente, sopporta le proprie spese.