Corte di giustizia, Sentenza C-452/24

Marchi d'impresa: limiti nazionali alla preclusione del diritto di opporsi all'uso di un segno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in una controversia tra la titolare del marchio DRACULA e la società che commercializzava prodotti dolciari con lo stesso segno. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell'Unione consenta di applicare, in materia di contraffazione di marchio, un principio generale di diritto nazionale che faccia decadere il titolare dal diritto di vietare l'uso del segno per mera inattività.

Fatti e procedimento principale

La Lunapark Scandinavia Oy Ltd è titolare del marchio denominativo DRACULA per prodotti dolciari. In precedenza, la Karkkimies Oy aveva commercializzato in Finlandia prodotti dolciari con il segno Dracula senza disporre di alcun diritto esclusivo acquisito per registrazione o uso; successivamente Hardeco Finland Oy ha acquisito Karkkimies e ha continuato tale attività.

La Lunapark ha agito in giudizio per contraffazione chiedendo l'accertamento della violazione, il divieto di prosecuzione e il risarcimento del danno. Il tribunale di primo grado ha riconosciuto che vi era identità tra segno e marchio, uso per gli stessi prodotti e rischio di confusione, ma ha respinto la domanda ritenendo applicabile un principio generale finlandese di decadenza per inattività, nonostante la disciplina nazionale specifica sulla tolleranza non fosse utilizzabile nel caso concreto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il considerando 10 della direttiva (UE) 2015/2436, che mira a garantire una protezione uniforme dei marchi registrati negli Stati membri.

Sono poi centrali:

• l'articolo 9, che disciplina la preclusione della domanda di nullità per tolleranza quando il titolare del marchio anteriore ha tollerato per cinque anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore registrato di cui era a conoscenza;
• l'articolo 10, che conferisce al titolare diritti esclusivi e il potere di vietare a terzi l'uso nel commercio di segni identici o simili in presenza delle condizioni previste;
• l'articolo 18, paragrafo 1, che limita il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione, quando tale marchio non sarebbe nullo, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2.

La decisione menziona anche la legge finlandese sui marchi, in particolare le disposizioni che prevedono il divieto d'uso, il diritto di opporsi alla contraffazione e un'ipotesi interna di inattività del titolare, poi oggetto di scrutinio alla luce del diritto UE.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva consenta che il titolare di un marchio perda il diritto di opporsi all'uso del segno da parte di un terzo anche in casi diversi dalla preclusione per tolleranza armonizzata dagli articoli 9 e 18 della direttiva, quando egli sia rimasto inattivo pur conoscendo l'uso contestato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l'articolo 10, paragrafo 1, attribuisce al titolare del marchio registrato diritti esclusivi e che il paragrafo 2 gli consente di vietare determinati usi di segni identici o simili in commercio.

Sottolinea quindi che l'articolo 10 della direttiva realizza un'armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti conferiti dal marchio nell'Unione, come già affermato nella propria giurisprudenza richiamata nella sentenza Soda-Club (CO2) e SodaStream International.

Quanto all'articolo 18, paragrafo 1, la Corte osserva che esso, in combinato con l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, disciplina in modo tassativo l'ipotesi in cui l'inattività del titolare comporta una limitazione dei suoi diritti esclusivi: si tratta del caso in cui il conflitto riguarda un marchio posteriore registrato che, per effetto della tolleranza, non sarebbe più dichiarabile nullo.

La Corte precisa che tale logica non può essere estesa a un segno non tutelato, privo di un diritto esclusivo acquisito mediante registrazione o uso. Nel caso di specie, infatti, il segno Dracula utilizzato da Karkkimies e poi da Hardeco non risultava accompagnato da un diritto esclusivo in capo a tali soggetti, circostanza che spetta comunque al giudice nazionale verificare.

Ne deriva che un giudice nazionale non può, in una controversia vertente sul diritto esclusivo conferito dal marchio, limitare l'esercizio di tale diritto oltre i casi previsti dalla direttiva. Una soluzione diversa comprometterebbe l'obiettivo di protezione uniforme dei marchi registrati perseguito dal legislatore dell'Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2436 osta all'applicabilità di un principio generale di diritto nazionale che preveda la preclusione del diritto del titolare di un marchio registrato di vietare l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti identici o simili, quando la situazione non rientri nella preclusione per tolleranza disciplinata dall'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafi 1 o 2.

Portata pratica

La sentenza ribadisce che, in materia di marchi, le cause di perdita o compressione del diritto esclusivo sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate dal diritto nazionale. Per i professionisti, ciò significa che l'inerzia del titolare non è di per sé sufficiente a paralizzare l'azione di contraffazione, salvo che ricorrano esattamente le condizioni previste dalla direttiva per la tolleranza del marchio posteriore registrato.