Tribunale, Sentenza T-204/22

Marchio UE internazionale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT: diniego per difetto di carattere distintivo

La causa riguarda un ricorso diretto proposto da Rimini Street, Inc. contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di estendere all’Unione europea la protezione di una registrazione internazionale di marchio verbale. Il segno contestato è stato esaminato alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 30 settembre 2020 la ricorrente ha ottenuto la registrazione internazionale n. 1 559 651, designante l’Unione europea, per il segno verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT. La registrazione riguardava servizi di classe 42, tra cui consulenza software, manutenzione e supporto tecnico per software aziendale e database.

L’esaminatore dell’EUIPO ha rifiutato la protezione nell’Unione per tutti i servizi rivendicati, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione, qualificando il segno come mera formula promozionale priva di elementi idonei a imprimersi nella memoria del pubblico come marchio.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di protezione è stata presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1001, è quest’ultimo a disciplinare il merito della controversia ratione temporis. Ha richiamato in particolare:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che vieta la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo;
• l’articolo 7, paragrafo 2, che consente l’applicazione del motivo di rifiuto anche quando sussista solo in una parte dell’Unione.

Questione giuridica esaminata

La ricorrente sosteneva che il segno avesse carattere distintivo perché richiedeva un certo lavoro interpretativo, poteva essere inteso in più modi e presentava una struttura grammaticale particolare, anche per la ripetizione del verbo “do”. Sosteneva inoltre che la presentazione su due righe e l’apparente vaghezza del messaggio ne aumentassero la memorabilità.

Il Tribunale doveva quindi stabilire se un segno che assume la forma di slogan promozionale possa essere registrato quando, pur avendo un contenuto descrittivo o laudatorio, richieda qualche operazione mentale per essere compreso e possa quindi svolgere una funzione distintiva.

Valutazione del Tribunale sul pubblico di riferimento

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non contestava la definizione del pubblico rilevante contenuta nella decisione impugnata: consumatori e professionisti anglofoni nell’Unione, con un livello di attenzione superiore alla media.

Questo dato è stato decisivo perché, per il pubblico professionale, la percezione di slogan promozionali può essere meno rigorosa in termini di attenzione, soprattutto quando il messaggio non presenta elementi insoliti o memorabili.

Analisi del significato del segno

Il Tribunale ha confermato l’interpretazione della commissione di ricorso secondo cui il segno, letto nel suo complesso, comunica che il titolare fornisce consulenza e supporto per software creato da altre imprese.

Ha osservato che i singoli elementi lessicali hanno un significato immediato e coerente:

• “we” indica il prestatore del servizio;
• “do” è inteso nel senso di “svolgere” o “fare”, tipico della formulazione di un servizio;
• “support” rinvia alla natura stessa dei servizi offerti;
• “software” designa il settore di riferimento;
• “other companies” indica le imprese diverse dal titolare che producono il software oggetto dell’assistenza.

Secondo il Tribunale, la frase è grammaticalmente corretta e composta da parole inglesi comuni; il messaggio emerge direttamente dalla combinazione ordinaria degli elementi e non richiede un vero sforzo interpretativo. Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la locuzione potrebbe avere più significati non immediati o che la disposizione su due righe inciderebbe sulla distintività, precisando che per un marchio verbale la protezione riguarda le parole in sé, non una particolare impostazione grafica.

Slogan promozionale e assenza di distintività

Il Tribunale ha richiamato la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli slogan pubblicitari non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione, ma sono privi di carattere distintivo quando il pubblico li percepisce soltanto come una formula promozionale ordinaria.

Nel caso concreto, la sequenza OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT è stata ritenuta una semplice rivendicazione promozionale che esalta le qualità del servizio, senza originalità né risonanza tali da attivare un processo cognitivo o da far percepire immediatamente l’origine commerciale. Il segno, pertanto, non è idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altri operatori.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, letto con il paragrafo 2. Ha quindi respinto il motivo unico, rigettato integralmente il ricorso e condannato Rimini Street, Inc. alle spese.

Principio affermato

Un segno verbale che si limita a trasmettere, con parole comuni e struttura grammaticale ordinaria, un messaggio promozionale immediatamente comprensibile dal pubblico di riferimento non possiede carattere distintivo, anche se formulato come slogan e anche se possa richiedere una minima elaborazione mentale; per essere registrabile, deve invece essere idoneo a indicare l’origine imprenditoriale dei servizi.