Tribunale, Sentenza T-739/20

Marchio UE WATERFORD: revoca per marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico e limiti al ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso EUIPO

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verteva sul segno verbale WATERFORD e, in particolare, sulla questione se il suo uso fosse divenuto idoneo a fuorviare il pubblico quanto all’origine geografica di articoli di vetro e porcellana.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio WATERFORD era stato registrato nel 2000 per prodotti appartenenti, tra le altre, alla classe 21. Unite the Union aveva presentato una prima domanda di revoca nel 2013, respinta dalla divisione di cancellazione con decisione del 25 novembre 2014; tale decisione non fu impugnata e divenne definitiva.

Nel 2017 il ricorrente propose una nuova domanda di revoca, fondata ancora sull’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, allegando la cosiddetta Waterford Study, ossia un sondaggio/opinion poll datato 20 marzo 2015. La divisione di cancellazione respinse la domanda con decisione del 18 ottobre 2019, ritenendo che il giudicato amministrativo non impedisse l’esame dei fatti successivi al 25 novembre 2014 e che la prova prodotta non dimostrasse un uso ingannevole del marchio. La commissione di ricorso confermò tale esito con la decisione impugnata del 25 settembre 2020.

Eccezione di irricevibilità sollevata da EUIPO

EUIPO sosteneva che, in forza dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, la nuova domanda di revoca fosse preclusa perché una domanda identica era già stata decisa con forza di cosa definitiva. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che quella disposizione riguarda solo l’ammissibilità delle domande presentate dinanzi a EUIPO e non le condizioni di ricevibilità dell’azione di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, che sono disciplinate esclusivamente dall’articolo 263 TFUE.

Il Tribunale ha aggiunto che una lettura diversa violerebbe la certezza del diritto e la tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta, perché imporrebbe al ricorrente un requisito di ricevibilità non previsto dal trattato. Ha quindi concluso che la decisione della commissione di ricorso era comunque un atto impugnabile dinanzi al Tribunale.

Esame delle prove prodotte per la prima volta in giudizio

EUIPO aveva contestato l’ammissibilità di alcuni allegati prodotti per la prima volta davanti al Tribunale, contenenti riferimenti a video online. Il Tribunale ha ricordato che il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si svolge con riguardo al quadro fattuale e giuridico sottoposto alla commissione stessa, ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, le prove nuove non possono essere prese in considerazione se alterano l’oggetto della controversia; l’allegato è stato quindi dichiarato irricevibile.

Normativa applicabile e questione sostanziale

Pur essendo le parti e la commissione di ricorso riferite al regolamento 2017/1001, il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di revoca era stata presentata il 31 maggio 2017, il regime sostanziale applicabile era quello del regolamento n. 207/2009, come modificato. Poiché l’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 corrisponde all’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, i riferimenti al primo vanno intesi come riferiti al secondo.

La questione di merito era dunque se, a seguito dell’uso del marchio da parte del titolare, il segno fosse divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, in particolare sull’origine geografica dei prodotti di classe 21.

Ragionamento della Corte sulla nozione di marchio ingannevole

Il Tribunale ha riaffermato che il motivo di revoca richiede la prova di un inganno effettivo o, quanto meno, di un rischio sufficientemente serio che il consumatore sia tratto in errore. Ha richiamato la sentenza Emanuel della Corte di giustizia, sottolineando che l’interpretazione dell’analoga disposizione della direttiva 89/104/CEE resta rilevante per l’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento.

Il Tribunale ha inoltre osservato che il motivo di revoca opera solo se l’uso ingannevole successivo alla registrazione è provato in modo adeguato dal richiedente. Pertanto, il ricorrente non poteva limitarsi a sostenere che il marchio evocasse il luogo di produzione tradizionale, ma doveva dimostrare che, dopo la registrazione, l’uso del segno fosse effettivamente idoneo a fuorviare il pubblico pertinente.

Valutazione della Waterford Study

Il punto centrale del ricorso era la critica alla valutazione della Waterford Study. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse rigettato la prova per il solo fatto che si trattasse di un opinion poll e non di un survey, né per il mero uso di un panel online. La critica decisiva era la mancanza di informazioni metodologiche sufficienti e la dubbia rappresentatività del campione.

Il Tribunale ha ribadito che il valore probatorio delle prove è liberamente apprezzato, ma dipende dalla loro credibilità, dalla provenienza, dalle circostanze di formazione e dalla loro attendibilità intrinseca. Per i sondaggi, rileva in modo particolare il metodo di selezione del campione. Nel caso concreto, la commissione aveva rilevato che:

• non era chiaro come fossero stati selezionati i partecipanti;
• il panel era composto da soggetti che partecipavano in cambio di punti premio, con conseguente auto-selezione;
• l’età era limitata a un intervallo tra 25 e 65 anni, con esclusione di fasce della popolazione;
• non era indicato il margine di errore.

In queste condizioni, la commissione di ricorso poteva legittimamente dubitare della rappresentatività del campione e quindi della affidabilità del sondaggio. Il Tribunale ha quindi confermato che la Waterford Study non era sufficiente a dimostrare che il pubblico associasse il marchio WATERFORD alla produzione di vetro o cristallo nella città omonima, né che il segno fosse divenuto fuorviante circa l’origine geografica dei prodotti.

Questioni dichiarate irricevibili o ininfluenti

Il Tribunale ha escluso dal proprio esame gli argomenti del ricorrente relativi a fatti anteriori al 25 novembre 2014, perché già definiti nella prima decisione di rigetto, divenuta definitiva. Ha altresì ritenuto ininfluenti le censure mirate a contestare la valutazione di singole domande del sondaggio, poiché, una volta ritenuta inattendibile la metodologia del panel, tali censure non erano idonee a incidere sulla soluzione della controversia.

Dispositivo e principi affermati

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha disposto che Unite the Union sopportasse le proprie spese e quelle dell’interveniente, mentre EUIPO doveva sopportare le proprie spese in considerazione del fatto che l’eccezione di irricevibilità era stata respinta.

La pronuncia afferma due principi rilevanti per la pratica:

• l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non può essere invocato per paralizzare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale;
• la revoca per marchio ingannevole richiede una prova rigorosa dell’effettiva capacità del segno, per il modo in cui è usato, di trarre in errore il pubblico, e sondaggi privi di metodologia chiara o di campione rappresentativo non bastano a soddisfare tale onere probatorio.