Tribunale, Sentenza T-192/23

Marchio UE tridimensionale relativo alla forma di una trave metallica per costruzioni

La pronuncia concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la nullità di un marchio UE tridimensionale rappresentativo della forma di una trave metallica per costruzioni. Il segno era registrato per prodotti della classe 6, descritti come "metal beams for construction".

Fatti e procedimento amministrativo

Anstar Oy aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio, invocando, tra l’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e e), e l’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione Annullamento aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). La Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello del titolare, ritenendo che tutte le caratteristiche essenziali del segno svolgessero una funzione tecnica.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, due censure:

• errata identificazione delle caratteristiche essenziali del segno, omettendo di considerare l’insieme e la regolarità ornamentale delle aperture come ulteriore caratteristica essenziale;
• erronea conclusione secondo cui tutte le caratteristiche essenziali sarebbero imposte dalla funzione tecnica, con indebito rilievo attribuito a manuali tecnici e brevetti e con omissione di elementi estetici e delle percezioni dei professionisti del settore.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. La ratio è evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie, preservando la concorrenza. Vengono richiamati i principi già fissati dalla giurisprudenza, in particolare nella causa Lego Juris, secondo cui non è necessario che la forma sia l’unica possibile per raggiungere il risultato tecnico, essendo sufficiente che le caratteristiche essenziali siano tecnicamente causali e idonee a conseguirlo.

Identificazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il Tribunale conferma la metodologia seguita dalla Commissione di ricorso: le caratteristiche essenziali sono gli elementi più importanti della forma e vanno individuati caso per caso, sulla base dell’impressione d’insieme oppure tramite l’analisi separata dei componenti. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva individuato come caratteristiche essenziali:

• la forma trapezoidale equilatera con flange orizzontali sporgenti;
• la superficie piana continua superiore e inferiore;
• le grandi aperture tonde sui lati inclinati con bordi incavati;
• le piccole aperture tonde nella parte superiore dei lati inclinati tra le grandi aperture.

Il Tribunale esclude che la Commissione di ricorso abbia omesso una quinta caratteristica essenziale relativa all’"arrangiamento complessivo" delle aperture: tale disposizione sarebbe già riflessa nelle caratteristiche individuate, e in particolare nel rapporto tra dimensione, posizione e alternanza delle aperture. È inoltre affermato che la Commissione di ricorso non era tenuta a replicare la valutazione della Divisione Annullamento, trattandosi di un riesame pieno in fatto e in diritto.

Rilevanza della percezione del pubblico e degli elementi di mercato

Il Tribunale precisa che la percezione del pubblico non è decisiva nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), a differenza di quanto accade per il carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Essa può al massimo essere un elemento utile per individuare le caratteristiche più importanti, ma la valutazione deve restare oggettiva, basata sulla rappresentazione grafica del marchio e sulle eventuali descrizioni depositate.

Perciò non sono considerati rilevanti, ai fini dell’individuazione delle caratteristiche essenziali:

• le dichiarazioni giurate di ingegneri costruttori, perché attestano solo la capacità distintiva del segno;
• la brochure commerciale del 1990;
• le ricerche internet sulle travi metalliche;
• la pretesa assenza di profili trapezoidali o forati nello standard Eurocode 4.

Secondo il Tribunale, tali elementi sarebbero semmai pertinenti alla valutazione del carattere distintivo, non alla funzionalità della forma.

Valutazione della funzione tecnica della forma trapezoidale e delle flange

Il Tribunale ritiene corretto il ricorso della Commissione di ricorso al manuale tecnico e al brevetto europeo invocato in sede amministrativa. Il manuale tecnico, pur successivo al deposito del marchio, è considerato una fonte oggettiva e attendibile, anche perché la configurazione del prodotto non risultava modificata rispetto a versioni precedenti. Analogamente, il brevetto precedente può essere utilizzato per valutare la funzione tecnica delle caratteristiche corrispondenti della forma, anche se non vi è perfetta identità tra i disegni brevettuali e il marchio.

Nel merito, la forma trapezoidale con lati inclinati e flange sporgenti è giudicata funzionale perché consente il trasferimento dei carichi tramite un arco di compressione contro l’anima inclinata e permette di collocare le lastre più vicino alle pieghe delle flange, riducendo la pressione sulla struttura e lasciando comunque spazio per il getto del calcestruzzo. Il fatto che esistano altre forme capaci di raggiungere lo stesso risultato non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Valutazione delle aperture piccole e grandi sui lati inclinati

Il Tribunale conferma anche la funzione tecnica delle aperture.

Per le piccole aperture, il manuale tecnico indica che la trave è piena quando il calcestruzzo inizia a fuoriuscire dai piccoli fori di ventilazione nella parte alta dell’anima; quindi la loro funzione è consentire il controllo del riempimento. La collocazione nella parte superiore dei lati inclinati è necessaria per svolgere tale funzione.

Per le grandi aperture, il Tribunale osserva che esse:

• consentono il passaggio delle barre di armatura e quindi il trasferimento del carico;
• facilitano il riempimento della trave con calcestruzzo;
• contribuiscono al collegamento tra l’elemento metallico e il calcestruzzo, anche tramite i bordi incavati che favoriscono l’aderenza.

La Corte precisa inoltre che il fatto che le aperture abbiano forma tonda, o che i bordi incavati differiscano dalla soluzione descritta nel brevetto, non esclude la funzione tecnica: si tratta di soluzioni alternative che perseguono il medesimo risultato tecnico.

Irrilevanza dell’effetto estetico e delle forme alternative

Il Tribunale ribadisce che non basta che una caratteristica abbia anche un valore estetico per sottrarsi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Occorrerebbe, per escludere la norma, la presenza di almeno un elemento importante non funzionale, decorativo o fantasioso, che svolga un ruolo rilevante nella forma complessiva. Nel caso concreto, però, la pretesa regolarità ornamentale delle aperture non è sufficiente, perché tutti gli elementi importanti della forma risultano imposti dalla tecnica.

Anche l’argomento secondo cui il prodotto differirebbe dalle forme concorrenti sul mercato viene respinto: la diversità rispetto allo standard del settore o l’esistenza di varianti non dimostrano di per sé l’assenza di funzionalità tecnica.

Esito del ricorso e spese

Poiché nessuna censura viene accolta, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Quanto alle spese, Peikko Group Oy è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente dinanzi al Tribunale; l’EUIPO sopporta le proprie spese. Il Tribunale respinge invece la richiesta dell’interveniente di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla Divisione Annullamento, chiarendo che sono recuperabili solo le spese essenziali del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.