Tribunale, Sentenza T-46/24

Marchio UE internazionale "coinbase": esclusione della mala fede

Il Tribunale, in composizione di sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Coinbase, Inc. avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso EUIPO del 29 novembre 2023. La controversia riguarda una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno denominativo "coinbase" e la domanda di dichiarazione di nullità fondata, in particolare, sulla mala fede del richiedente.

Fatti e svolgimento del procedimento

bitFlyer Inc. aveva ottenuto, tramite il Sistema di Madrid, la registrazione internazionale del segno "coinbase" con designazione dell’Unione, notificata a EUIPO nel 2016 e accettata nel 2017. Coinbase aveva chiesto la nullità totale della registrazione, invocando sia il motivo relativo della probabilità di confusione sia il motivo assoluto della mala fede. La divisione di cancellazione aveva accolto solo in parte la domanda per i beni e servizi simili, respingendola per i beni e servizi dissimili.

La commissione di ricorso, dopo un primo giudizio del Tribunale del 22 marzo 2023 che aveva annullato una precedente decisione per difetto di considerazione dei beni e servizi simili nell’analisi della mala fede, ha nuovamente respinto il ricorso di Coinbase, ritenendo non provata la mala fede del titolare per i beni e servizi dissimili. Il ricorso odierno mira all’annullamento e alla riforma di tale decisione.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la data di priorità della registrazione contestata è il 18 dicembre 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Le norme processuali, invece, sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001, in vigore al momento del giudizio. Per tale ragione, i riferimenti dell’istante all’articolo 59(1)(b) del regolamento 2017/1001 devono essere letti come riferiti all’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, dal contenuto identico.

Questione giuridica e motivi dedotti

Coinbase deduce un unico motivo, articolato in due parti:

• erronea applicazione della sentenza del 22 marzo 2023 e della sentenza Koton;
• erronea applicazione dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare la mala fede in modo unitario, tenendo conto anche dei beni e servizi simili; avrebbe inoltre distorto i fatti, omesso una vera valutazione globale e attribuito rilievo eccessivo alla mancanza di prova di interesse commerciale della ricorrente e alla presunta non distintività del termine "coinbase".

Il primo profilo: pretesa erronea applicazione della precedente sentenza del Tribunale

Il Tribunale respinge il primo profilo. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 72(6) del regolamento 2017/1001, EUIPO deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento, considerando non solo il dispositivo ma anche i motivi essenziali.

Esaminando i passaggi contestati della decisione impugnata, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva effettivamente considerato la domanda nel suo insieme, comprensiva sia dei beni e servizi simili sia di quelli dissimili. In particolare:

• il riferimento all’intenzione di usare il marchio per "tutti" i beni e servizi comprendeva entrambe le categorie;
• il richiamo a "any" dei beni e servizi copriva l’intero elenco;
• anche il passaggio sulla confusione potenziale riguardava tutti i beni e servizi della registrazione.

Pertanto, non vi è stata violazione dell’obbligo di conformarsi alla precedente sentenza del Tribunale. Il richiamo alla sentenza Koton è ritenuto inconferente, poiché la commissione non aveva accertato la mala fede rispetto ai beni e servizi simili.

Il secondo profilo: applicazione dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009

Il Tribunale ricorda la nozione di mala fede elaborata dalla giurisprudenza: essa sussiste quando, sulla base di indizi pertinenti e concordanti, risulta che il richiedente non ha agito per concorrere lealmente, ma per ostacolare terzi in modo contrario agli usi onesti o per ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione del marchio, in particolare alla funzione di indicazione dell’origine.

Richiama inoltre i criteri indicativi elaborati dalla Corte di giustizia in Lindt: conoscenza dell’uso altrui, intenzione di impedirne la continuazione e grado di protezione dei segni in conflitto. Sottolinea che:

• l’intenzione del richiedente è un elemento soggettivo, da ricostruire oggettivamente;
• occorre una valutazione globale di tutte le circostanze;
• l’onere della prova grava su chi chiede la nullità;
• la buona fede si presume.

Valutazione dei singoli indizi esaminati dalla commissione di ricorso

Il Tribunale conferma la correttezza dell’analisi della commissione di ricorso su tutti i principali indizi.

1. Cronologia e identità dei segni

La circostanza che il segno contestato fosse identico alla precedente registrazione internazionale di Coinbase e a una parte essenziale della denominazione sociale della ricorrente non basta, da sola, a dimostrare la mala fede. È solo un elemento del quadro complessivo.

2. Collegamento tra segno, titolare e attività del titolare

Il Tribunale approva l’idea che esistesse un collegamento comprensibile tra il segno, il titolare e la sua attività: bitFlyer era già operatore nel mercato bitcoin e svolgeva attività di ricerca e sviluppo nel settore blockchain. Ciò rendeva plausibile un intento di utilizzo del segno per i beni e servizi rivendicati.

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la commissione avrebbe agito in contraddizione affermando, da un lato, l’esistenza di tale collegamento e, dall’altro, l’assenza di nesso per i beni dissimili. Per il Tribunale, la motivazione impugnata distingueva correttamente tra le diverse affermazioni e non escludeva che il titolare potesse avere un interesse commerciale anche rispetto ai beni dissimili.

Inoltre, il richiamo al periodo di grazia quinquennale per l’uso effettivo del marchio è ritenuto solo incidentale e, in ogni caso, il mero fatto di non svolgere un’attività economica corrispondente ai beni o servizi al momento del deposito non basta a provare la mala fede.

3. Conoscenza dell’uso del segno da parte di Coinbase

La commissione di ricorso aveva escluso che bitFlyer dovesse necessariamente conoscere l’uso del segno da parte di Coinbase. Il Tribunale condivide questa conclusione, rilevando che:

• non era provata una concorrenza diretta e immediata sullo stesso mercato;
• non era dimostrata la presenza di bitFlyer negli Stati Uniti, dove operava Coinbase;
• non era provata una presenza effettiva di Coinbase nel mercato giapponese;
• non vi era prova sufficiente di una reputazione della registrazione anteriore al di fuori degli Stati Uniti;
• l’estensione della protezione in altri Paesi o negli Stati Uniti non dimostrava l’effettivo uso del segno o la conoscenza da parte del titolare contestato.

Il Tribunale precisa anche che la commissione non aveva imposto, come condizione giuridica, un uso in Giappone o una reputazione mondiale del segno anteriore: aveva semplicemente valutato tali fattori come indizi probatori nel caso concreto.

4. Interesse commerciale della ricorrente e prova della mala fede

Secondo il Tribunale, era legittimo richiedere a Coinbase di dimostrare un proprio interesse commerciale rispetto ai beni e servizi della domanda contestata, poiché spetta al richiedente la nullità provare la mala fede del titolare. Se la tesi è che il titolare intendesse impedire l’espansione dell’attività altrui, occorre provare anche che tale espansione fosse concretamente pertinente e che la ricorrente avesse un interesse in almeno alcuni dei beni e servizi coperti dalla domanda.

5. Significato e scarsa distintività del termine "coinbase"

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso poteva attribuire rilievo al significato del termine "coinbase" nel settore blockchain e criptovalute, sulla base degli elementi di prova prodotti dal titolare. Il fatto che il segno sia stato registrato come marchio in vari ordinamenti non vincola il giudice dell’Unione, né dimostra di per sé la distintività o l’assenza di mala fede.

La scarsa distintività del termine nel settore è considerata un fattore rilevante per la valutazione del grado di protezione del segno. Tuttavia, la mera mancanza di distintività non basta a provare la mala fede.

Valutazione globale e decisione finale

Il Tribunale constata che la commissione di ricorso ha effettivamente proceduto a una valutazione globale, come emerge dai paragrafi finali della decisione impugnata. Gli elementi esaminati non consentivano di concludere che la domanda fosse stata presentata con l’intento di danneggiare terzi in modo contrario agli usi onesti o di ottenere un monopolio estraneo alla funzione del marchio.

Di conseguenza, il motivo unico è respinto integralmente e il ricorso è respinto. Coinbase è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di nullità per mala fede:

• l’onere probatorio grava sul richiedente la nullità;
• la mala fede non si presume dalla sola assenza di un’attività economica corrispondente ai beni e servizi al momento del deposito;
• l’analisi deve essere globale e fondata su elementi pertinenti e concordanti;
• l’identità tra segni o la scarsa distintività di un termine non bastano, da soli, a fondare la nullità per mala fede;
• la precedente sentenza di annullamento vincola EUIPO nei suoi motivi essenziali, ma non impone una conclusione diversa se, nel nuovo esame, tutti gli elementi continuano a escludere la mala fede.