Tribunale, Sentenza T-410/25

Opposizione tra Ibumax-Lysin e ibum per prodotti farmaceutici

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE denominativo. La controversia riguarda prodotti farmaceutici di classe 5 e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Vitabalans Oy aveva chiesto la registrazione del segno denominativo Ibumax-Lysin per "Ibuprofen for use as an oral analgesic". Hasco TM sp. z o.o. sp.k. aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio polacco anteriore ibum, registrato per una gamma ampia di prodotti farmaceutici, inclusi gli analgesici. L’opposizione è stata accolta dalla Divisione di opposizione e, in sede di impugnazione, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda per rischio di confusione.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

L’EUIPO ha contestato l’ammissibilità degli allegati A.6-A.8 del ricorso, perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ricorda che il controllo di legittimità deve essere svolto sulla base del quadro fattuale e giuridico dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento 2017/1001, e che le parti non possono modificare l’oggetto della controversia ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura. Ne consegue l’inammissibilità degli allegati A.6-A.8, poiché non erano stati prodotti nel procedimento amministrativo davanti all’EUIPO.

Quadro giuridico sul rischio di confusione

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza tra i segni e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi. Il rischio include anche il rischio di associazione con il marchio anteriore. La valutazione deve essere globale e tener conto dell’interdipendenza tra i fattori pertinenti, inclusa l’eventuale maggiore distintività del marchio anteriore.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato nel pubblico generale e nei professionisti sanitari il pubblico rilevante, con livello di attenzione elevato, trattandosi di prodotti farmaceutici. Poiché il marchio anteriore è un marchio polacco, il territorio rilevante è la Polonia. Il Tribunale conferma questa impostazione.

Comparazione dei prodotti

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il prodotto coperto dalla domanda, ossia "ibuprofen for use as an oral analgesic", fosse identico agli "analgesics" coperti dal marchio anteriore, perché ricompreso nella categoria più ampia dei prodotti di quest’ultimo. Il Tribunale conferma che il prodotto richiesto rientra nella categoria degli analgesici e, dunque, i prodotti sono identici. Richiama il principio secondo cui, quando i prodotti coperti dal marchio anteriore includono quelli della domanda, la similarità si risolve in identità.

Distintività e confronto dei segni

Il Tribunale osserva che, trattandosi di marchi denominativi, nessuno dei segni presenta elementi dominanti in senso grafico-stilistico. La valutazione deve quindi concentrarsi sulla percezione complessiva. Per il segno richiesto, la commissione di ricorso ha scomposto il termine in tre elementi: "ibu", "max" e "lysin". Il Tribunale approva la qualificazione di "max" come descrittivo di massimo effetto e di "lysin" come riferimento a un ingrediente del prodotto, mentre riconosce a "ibu" un basso grado di distintività, in quanto allusivo all’ibuprofene. Per il marchio anteriore ibum, il Tribunale rileva che il pubblico può riconoscere anche qui l’elemento iniziale "ibu", ma il segno va percepito nel suo complesso come parola breve e autonoma.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale conferma che i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica di grado basso: il marchio anteriore è integralmente contenuto all’inizio del segno richiesto e i consumatori tendono a prestare maggiore attenzione all’inizio del segno. Tuttavia, il segno richiesto si distingue per la parte finale "ax-Lysin" e per la diversa struttura complessiva. Sul piano concettuale, i segni restano debolmente simili perché entrambi evocano, tramite l’elemento comune "ibu", l’ibuprofene, nonostante i diversi significati di "max" e "lysin".

Carattere distintivo del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio ibum avesse acquisito un’elevata distintività in Polonia grazie all’uso intensivo e prolungato. Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il segno sarebbe meramente descrittivo per la presenza dell’abbreviazione "ibu". Il marchio va percepito nel suo complesso e non solo per il segmento iniziale. Inoltre, il fatto che esistano altri marchi con inizio "ibu" non basta a dimostrare la debolezza distintiva del segno anteriore. La prova prodotta dalla controinteressata dimostra un uso intenso e di lunga durata dal 2009 al 2023, vendite di oltre quattro milioni di unità all’anno in vari periodi, investimenti pubblicitari significativi, studi di notorietà e premi ricevuti in Polonia. Tali elementi sono ritenuti idonei a dimostrare un’elevata distintività acquisita presso il pubblico rilevante alla data di deposito della domanda (20 ottobre 2022).

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell’identità dei prodotti, della bassa somiglianza dei segni e dell’elevata distintività del marchio anteriore, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO: esiste un rischio di confusione, nonostante l’elevato livello di attenzione del pubblico. Il Tribunale sottolinea che il consumatore può percepire il segno richiesto come una variante del marchio anteriore o come appartenente a una linea di prodotti del titolare del marchio anteriore.

Coesistenza pacifica e autorizzazione all’immissione in commercio

La ricorrente invocava la coesistenza dei segni sul mercato polacco dal 2011 e il fatto che il titolare del marchio anteriore non avesse contestato il loro uso. Il Tribunale ricorda però che la coesistenza è rilevante solo se dimostrata con un insieme coerente di elementi e se fondata sull’assenza di rischio di confusione e su un uso effettivo sufficientemente prolungato. Poiché tali prove non sono state fornite nel procedimento amministrativo, la coesistenza non può essere presa in considerazione. Analogamente, l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale non incide sulla valutazione del rischio di confusione ai fini del regolamento 2017/1001.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.