Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2023 del 31/07/2023

Esito

La controversia

La controversia riguarda la dedotta contraffazione di diversi modelli comunitari registrati aventi ad oggetto cerchioni in lega per automobili. In primo grado era stata accertata la contraffazione e disposte misure inibitorie, ritiro dal commercio, distruzione, esibizione contabile, penali e pubblicazione; in appello, invece, le domande dell’attrice sono state respinte. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che una parte rilevante dei cerchi commercializzati presentava differenze di dimensioni e colorazioni rispetto agli originali; (2) violazione degli artt. 267 TFUE, 110 Reg. UE n. 6/2002 e 32 e 241 c.p.i., oltre a motivazione apparente, perché la clausola di riparazione sarebbe applicabile solo in presenza di piena identità visiva tra componente di ricambio e componente originaria, mentre la Corte d’appello avrebbe valorizzato il parametro dell’utente medio e considerato irrilevanti differenze dimensionali; (3) violazione degli stessi parametri e carenza motivazionale sulla ritenuta prova dell’adempimento, da parte della venditrice, degli obblighi di diligenza richiesti per beneficiare della clausola di riparazione, contestandosi sia la chiarezza/visibilità delle informazioni rese al pubblico sia l’idoneità delle cautele contrattuali a impedire usi incompatibili dei prodotti replica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, perché la Corte d’appello non aveva svolto il necessario accertamento sulla corrispondenza, dal punto di vista visivo, tra cerchioni replica e cerchioni originari, limitandosi a considerare alcuni esemplari e ad attribuire rilievo a differenze ritenute non percepibili dall’utente medio, criterio giudicato non pertinente. Ha invece respinto il terzo motivo, ritenendo non censurabile in cassazione l’apprezzamento di merito circa l’assolvimento degli obblighi informativi e cautelativi da parte della venditrice, sulla base delle indicazioni presenti sui prodotti, nelle fatture, nel catalogo e nelle prescrizioni di omologazione e garanzia. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

• art. 110 Reg. UE n. 6/2002

  «non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ... allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario»

  La clausola di riparazione opera solo per componenti di un prodotto complesso utilizzate per ripararlo e ripristinarne l’aspetto originario; richiede che la componente di ricambio sia, dal punto di vista visivo, identica a quella originaria.

• art. 241 cod. prop. ind.

  «i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario»

  La norma interna è letta in coerenza con la disciplina unionale e con la finalità di evitare mercati delle parti di ricambio vincolati, ma entro il limite della riparazione finalizzata al ripristino dell’aspetto originario.

• art. 267 TFUE

  Richiamato come parametro del rinvio pregiudiziale e della corretta applicazione della risposta della Corte di giustizia.

• art. 32 cod. prop. ind.

  Richiamato dalla Corte territoriale, ma la Cassazione evidenzia che riguarda la novità del disegno e non è pertinente alla verifica dell’operatività della clausola di riparazione.

• art. 26, par. 2, Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIPS)

  Le eccezioni alla protezione dei disegni industriali devono essere limitate e non pregiudicare in modo ingiustificato il normale sfruttamento del disegno protetto né ledere i legittimi interessi del titolare.

• art. 19, par. 1, Reg. UE n. 6/2002

  Il concetto di utilizzazione del disegno o modello è inteso in senso ampio e comprende qualsiasi utilizzazione della componente a scopo di riparazione.

Massime di principio

• La clausola di riparazione in materia di disegni e modelli si applica solo quando il componente di ricambio sia destinato a consentire la riparazione del prodotto complesso e a ripristinarne l’aspetto originario, non per usi di abbellimento, personalizzazione o semplice convenienza.
• Ai fini dell’operatività della clausola di riparazione, il giudice di merito deve accertare in concreto se il componente replica sia identico, dal punto di vista visivo, a quello originario, con riguardo a profili oggettivi come colore e dimensioni; non è sufficiente richiamare la percezione dell’utente medio.
• Il parametro dell’utente medio, proprio della valutazione del carattere individuale del disegno o modello nella fase di registrazione, non è il criterio decisivo per stabilire l’operatività della clausola di riparazione.
• Per beneficiare del regime derogatorio della clausola di riparazione, il fabbricante o venditore del componente replica deve adempiere a un obbligo di diligenza consistente in informazioni chiare e visibili sul prodotto, sull’imballaggio o nei documenti commerciali e nell’adozione di misure idonee a evitare usi incompatibili da parte degli utilizzatori a valle.
• Quando il giudice di merito accerta l’assolvimento degli obblighi informativi e cautelativi sulla base di elementi fattuali specifici, tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità se la censura mira solo a rivalutare il fatto.

Come è indicizzato