Tribunale, Sentenza T-588/21

Invalidità di un disegno comunitario per funzione tecnica

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per un elemento di "fluid distribution equipment". Il Tribunale, Tenth Chamber, esamina se le caratteristiche dell’aspetto del prodotto fossero tutte esclusivamente imposte dalla funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e svolgimento della procedura

Tinnus Enterprises aveva presentato una domanda multipla di registrazione comprendente, tra gli altri, il disegno n. 1431829-0005. Mystic Products Import & Export e Koopman International avevano chiesto la dichiarazione di nullità del disegno sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto erano dettate dalla sua funzione tecnica.

L’Invalidity Division aveva accolto la domanda di nullità. La terza commissione di ricorso dell’EUIPO aveva poi confermato tale esito, rilevando che il disegno sopravviveva solo in caratteristiche di aspetto di una parte di prodotto interamente imposte dalla funzione tecnica. Il Tribunale ricorda anche che esisteva un contenzioso parallelo su un altro disegno della stessa domanda multipla, definito in precedenza con sentenza T‑574/19 e successiva ordinanza di non ammissione dell’impugnazione C‑29/21 P.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno;
• l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che esclude la protezione per le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate solo dalla funzione tecnica;
• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, quale base dell’azione di nullità;
• l’articolo 54 del regolamento n. 6/2002, sulla riunione delle procedure;
• l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sul potere di esame dei fatti, prove e argomenti;
• l’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002, per chiarire che la classificazione dei prodotti ha finalità amministrative.

Motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente

La ricorrente articolava un motivo unico di violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, suddiviso in quattro parti:

• mancata considerazione di tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto e violazione delle regole sull’onere della prova;
• errata applicazione dei criteri elaborati nella sentenza DOCERAM per valutare le circostanze oggettive;
• applicazione di un criterio giuridico errato, centrato sull’eventuale miglioramento estetico del prodotto;
• errata interpretazione del brevetto europeo e della domanda multipla di registrazione.

Ragionamento del Tribunale: individuazione delle caratteristiche rilevanti

Il Tribunale richiama il metodo di analisi elaborato dalla Corte di giustizia nella sentenza DOCERAM: occorre prima individuare la funzione tecnica del prodotto, poi identificare le caratteristiche dell’aspetto rilevanti e infine verificare, alla luce di tutte le circostanze oggettive, se tali caratteristiche siano state scelte solo per ragioni tecniche.

Nel caso concreto, il Tribunale considera corretto che la commissione di ricorso abbia individuato come caratteristiche rilevanti:

• un tubo cavo;
• un palloncino gonfiabile collegato all’estremità del tubo;
• un elemento di fissaggio che unisce il palloncino al tubo.

Le ulteriori caratteristiche invocate dalla ricorrente, come la superficie liscia, la forma allungata o il contrasto cromatico, vengono respinte perché non costituivano, nel caso concreto, una scelta specifica del designer o non erano nemmeno chiaramente rivendicate nella rappresentazione depositata, che era in bianco e nero. Le descrizioni soggettive della forma del prodotto viste dall’alto o dal basso non sono ritenute vere e proprie caratteristiche dell’aspetto non considerate dalla commissione di ricorso.

Ragionamento del Tribunale: onere della prova

Il Tribunale ribadisce che, quando la nullità è chiesta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta al richiedente la nullità dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002. Una volta forniti elementi solidi e attendibili, incombe al titolare del disegno presentare controprove.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l’EUIPO abbia applicato correttamente questo riparto. In particolare, se il titolare ritiene che alcune caratteristiche non siano state identificate, deve indicarle davanti agli organi dell’EUIPO, perché è la parte meglio informata sulla genesi del disegno.

Ragionamento del Tribunale: applicazione di DOCERAM e circostanze oggettive

La commissione di ricorso aveva considerato:

• la funzione del prodotto, cioè riempire un palloncino con fluido;
• il brevetto europeo depositato dalla stessa ricorrente;
• un articolo di stampa relativo al prodotto;
• le osservazioni della ricorrente e la dichiarazione testimoniale del designer;
• l’esistenza di disegni alternativi nella domanda multipla.

Il Tribunale osserva che la sola qualifica del prodotto come giocattolo non è sufficiente a escludere la funzione tecnica. Inoltre, la classificazione Locarno in classe 23.01 o 21.01 è irrilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, perché ha natura meramente amministrativa e non incide sulla portata della protezione.

Quanto alla dichiarazione del designer, il Tribunale ne conferma il limitato valore probatorio, perché esprime un’opinione soggettiva di parte interessata. Quanto alle soluzioni alternative, il Tribunale ribadisce che la loro mera esistenza non dimostra che l’aspetto sia stato dettato da considerazioni non tecniche; esse sono solo uno degli elementi oggettivi da valutare.

Ragionamento del Tribunale: assenza di un criterio estetico errato

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse utilizzato erroneamente un test volto a verificare se una caratteristica "migliorasse l’aspetto" del prodotto. Il Tribunale respinge l’argomento, affermando che la decisione impugnata si è correttamente attenuta alla logica di DOCERAM e non ha fondato il giudizio su una pretesa qualità estetica del disegno.

Ugualmente infondata è la critica secondo cui la commissione si sarebbe concentrata sui componenti e non sulle caratteristiche dell’aspetto: proprio perché i componenti coincidevano con le caratteristiche rilevanti, non vi era alcun errore di identificazione.

Ragionamento del Tribunale: brevetto europeo e domanda multipla

Il Tribunale ritiene che il brevetto europeo invocato dalla ricorrente descrivesse effettivamente la funzione tecnica delle caratteristiche rilevanti: il tubo consente il passaggio del fluido, il palloncino ne riceve l’estremità e il fissaggio ne assicura la tenuta. Le indicazioni sulla forma dell’alloggiamento non sono pertinenti, poiché tale alloggiamento non compare nella rappresentazione del disegno contestato.

Quanto alla domanda multipla di registrazione, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso ha legittimamente considerato anche gli altri disegni relativi allo stesso prodotto come circostanze oggettive rilevanti. Tuttavia, tali registrazioni multiple non sono state l’unico né il principale fondamento della decisione, per cui non si può sostenere che l’articolo 8, paragrafo 1, operi in modo più rigoroso per le domande multiple rispetto a quelle individuali.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Tinnus Enterprises a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’EUIPO e di Koopman International BV.