Cassazione Civile, Ordinanza n. 27217/2021 del 07/10/2021

Esito

La controversia

La controversia origina da un'azione di nullità e contraffazione di marchi: la società titolare di segni anteriori e rinomati aveva chiesto che fossero dichiarate nulle, per difetto di novità e per interferenza con i propri marchi, alcune registrazioni posteriori intestate a un terzo, nonché l'inibitoria della produzione, commercializzazione, pubblicità e offerta in vendita dei prodotti recanti tali segni. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando la nullità di una sola registrazione. La corte d'appello aveva poi rigettato l'appello, ritenendo che, sulla base di una valutazione sintetica dei segni, non vi fosse somiglianza idonea a generare confusione o associazione nel consumatore medio; aveva inoltre valorizzato la forte rinomanza del marchio anteriore come argomento ulteriore contro il rischio di confusione, assumendo che il pubblico dei prodotti fosse qualificato. Con il ricorso per cassazione la società titolare dei marchi anteriori ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 30/2005, sostenendo che il confronto tra marchi debba avvenire in astratto, sul solo segno registrato, e secondo il consumatore medio normalmente accorto e informato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame delle censure fondate sulla disciplina dei marchi di rinomanza, perché la corte territoriale avrebbe ignorato la tutela rafforzata e il tema dell'indebito vantaggio/prestigio e pregiudizio; 3) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. c) c.p.i., ribadendo che per i marchi rinomati non occorre il rischio di confusione ma rilevano il pregiudizio al carattere distintivo e l'indebito vantaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti illustrati in motivazione, i tre motivi riuniti. Ha censurato la sentenza d'appello perché aveva concentrato l'analisi esclusivamente sul rischio di confusione tra i segni, senza considerare la disciplina speciale dei marchi di rinomanza, che consente tutela anche in assenza di confondibilità. Ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare, in diversa composizione, se l'uso del marchio posteriore costituisca uso senza giusta causa tale da trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, oppure da arrecare pregiudizio alle sue caratteristiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione. Non risultano statuizioni sulle spese nel testo fornito.

Norme richiamate

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

  richiama la regola di novità/confondibilità del segno posteriore, ma la Corte precisa che essa opera diversamente rispetto ai marchi rinomati, per i quali il rischio di confusione non è il criterio decisivo.

• art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

  per i marchi che godono di rinomanza, la tutela si estende oltre il pericolo di confusione e può fondare il diniego di registrazione del segno successivo anche in presenza di mera evocazione o collegamento, se vi è indebito vantaggio o pregiudizio.

• art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

  attribuisce al titolare del marchio rinomato il diritto di vietare l'uso del segno successivo quando questo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, oppure ne arrechi pregiudizio.

• art. 112 c.p.c.

  la censura era diretta a lamentare l'omessa pronuncia o il mancato esame di una specifica doglianza; la Corte accoglie il motivo nella sostanza ritenendo che il tema della tutela dei marchi di rinomanza non sia stato considerato dal giudice di merito.

• direttiva 89/104/CEE, art. 5, n. 2

  è richiamata come fonte europea della tutela rafforzata dei marchi rinomati, attuata nel diritto interno dagli artt. 12 e 20 c.p.i.

• sentenza CGUE 18 giugno 2009, C-487/07, L'Oréal

  viene utilizzata per affermare che, nei marchi notori, non è necessario un rischio di confusione; basta che il pubblico stabilisca un nesso tra segno posteriore e marchio rinomato, e che si verifichi indebito vantaggio o pregiudizio.

• sentenza CGUE 23 ottobre 2003, C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux

  richiamata per ribadire che è sufficiente un collegamento mentale tra segno e marchio notorio, non la confusione.

• sentenza CGUE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation

  richiamata per i criteri di valutazione complessiva dell'indebito vantaggio e del pregiudizio al carattere distintivo, tenendo conto dell'intensità della notorietà, del carattere distintivo e della somiglianza tra i segni.

• Cass. n. 26000/2018

  richiamata come precedente conforme sulla tutela rafforzata dei marchi rinomati e sull'irrilevanza del solo rischio di confusione.

Massime di principio

• Per i marchi che godono di rinomanza, la tutela non è limitata alla confondibilità: il giudizio deve considerare anche l'indebito vantaggio tratto dal segno successivo e il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.
• Il requisito decisivo nei marchi rinomati è la sussistenza di un collegamento mentale tra segno posteriore e marchio celebre, non la prova di un rischio di confusione nel pubblico.
• La valutazione della tutela rafforzata dei marchi rinomati richiede un apprezzamento complessivo che tenga conto della notorietà del marchio, del suo grado di distintività, della somiglianza dei segni e della prossimità dei prodotti o servizi.
• L'alta notorietà del marchio anteriore non esclude di per sé la violazione; al contrario, può rafforzare la tutela perché aumenta la capacità evocativa del segno e la possibilità di sfruttamento parassitario.
• Quando la domanda investe anche la disciplina dei marchi di rinomanza, il giudice di merito non può arrestarsi al solo parametro del consumatore medio confuso, ma deve esaminare espressamente le doglianze relative a diluizione, corrosione e vantaggio indebito.

Come è indicizzato