Tribunale, Sentenza T-72/17

Marchio dell’Unione europea: uso effettivo e decadenza per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza relativo a una registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio figurativo "Steirisches Kürbiskernöl". Il Tribunale affronta in particolare il rapporto tra uso effettivo del marchio, funzione essenziale di indicazione d’origine e impiego del segno come indicazione geografica protetta.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Gabriele Schmid; il convenuto è l’EUIPO; interviene la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, titolare del marchio contestato. La domanda di decadenza è stata proposta dalla ricorrente il 18 ottobre 2013; la divisione di annullamento aveva accolto la domanda, ma la commissione di ricorso ha poi annullato tale decisione ritenendo provato l’uso effettivo del marchio.

Fatti rilevanti

Il marchio contestato è una registrazione internazionale che designa l’Unione europea, concessa nel 2007, relativa a prodotti della classe 29, cioè olio di semi di zucca prodotto secondo specifiche tecniche connesse al regime di protezione dell’IGP. La divisione di annullamento aveva ritenuto insufficiente la prova dell’uso; la commissione di ricorso, invece, aveva valorizzato il fatto che il segno fosse usato nella forma registrata e che l’uso non dovesse essere messo in discussione dal carattere di IGP del termine "Steirisches Kürbiskernöl".

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che il marchio non fosse stato usato come indicazione di origine commerciale, ma solo come indicazione di qualità e come termine generico relativo all’IGP. Criticava inoltre la commissione di ricorso per non aver verificato la percezione del segno da parte del consumatore medio e per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’uso come marchio, il controllo esercitato sulla produzione da parte di un soggetto diverso dal produttore effettivo.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale richiama gli articoli 15, 51, paragrafo 1, lettera a), e 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, oggi corrispondenti agli articoli 18, 58, paragrafo 1, lettera a), e 62, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Richiama inoltre il regolamento n. 1151/2012 sulle indicazioni geografiche protette e la sentenza W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, nonché la giurisprudenza Ansul e Verein Radetzky-Orden sull’uso effettivo del marchio.

Ricevibilità delle prove prodotte in udienza

Il Tribunale dichiara irricevibili alcuni documenti prodotti per la prima volta in udienza sia dalla ricorrente sia dall’interveniente, perché tardivi e privi di giustificazione ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura. Precisa che il Tribunale non è chiamato a riesaminare fatti e circostanze sulla base di documenti nuovi non prodotti dinanzi all’EUIPO.

Ragionamento della Corte sul motivo di annullamento

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, richiede non solo un uso non simbolico volto a mantenere o creare sbocchi commerciali, ma anche un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, che per i marchi individuali consiste nel garantire l’identità di origine dei prodotti o servizi. Un marchio può svolgere anche altre funzioni, come quella di qualità, ma ciò non basta se non svolge la funzione di indicazione d’origine.

Applicazione al caso di un’IGP usata come marchio individuale

Secondo il Tribunale, un segno che serve unicamente a indicare l’origine geografica e le qualità connesse a tale origine non soddisfa la funzione essenziale del marchio individuale se non garantisce che i prodotti provengano da un’unica impresa sotto il cui controllo sono stati fabbricati e che ne assume la responsabilità. Nel caso di specie, il marchio contestato non conteneva alcun riferimento a un determinato produttore o al titolare, ma indicava soltanto l’origine geografica e qualitativa del prodotto. Il fatto che l’associazione dei produttori controllasse il rispetto delle specifiche tecniche e che venissero apposti numeri di controllo non era sufficiente, perché tali elementi attengono al controllo di qualità e non all’identità del produttore.

Errore di diritto della commissione di ricorso

Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver ritenuto che non fosse necessario che il consumatore finale potesse dedurre dal segno l’identità del produttore e che fosse sufficiente un controllo sulla fabbricazione. Tale impostazione confonde la funzione essenziale di indicazione d’origine con la funzione di qualità. Di conseguenza, l’uso del marchio contestato non poteva essere qualificato come uso effettivo ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.

Esito della domanda di annullamento

Poiché il motivo unico della ricorrente è accolto, il Tribunale annulla la decisione impugnata della commissione di ricorso.

Domanda di riforma e limiti del potere del Tribunale

La ricorrente chiedeva anche che il Tribunale dichiarasse direttamente la decadenza del marchio. Il Tribunale respinge questa domanda, ricordando che il proprio potere di riforma non consente di sostituirsi alla commissione di ricorso quando quest’ultima non ha ancora esaminato tutti gli elementi di prova rilevanti. Nel caso concreto, la commissione di ricorso si era basata solo sugli allegati A.1-A.66 e non aveva esaminato gli ulteriori documenti A.67-A.74; pertanto il Tribunale non poteva statuire nel merito per la prima volta.

Spese e dispositivo

L’EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, è condannato alle spese, mentre l’interveniente sopporta le proprie. Il Tribunale precisa che le spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO dovranno essere regolate dalla commissione di ricorso alla luce della sentenza. Il dispositivo annulla la decisione della commissione di ricorso, respinge il ricorso per il resto e condanna l’EUIPO alle spese della ricorrente.