Tribunale, Sentenza T-629/16

Marchio dell’Unione europea: due strisce su scarpa e notorietà del marchio adidas

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che, in sede di opposizione, ha ritenuto non registrabile un marchio dell’Unione europea consistente in due strisce parallele apposte su una scarpa. La controversia oppone Shoe Branding Europe BVBA ad adidas AG e verte sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento

Shoe Branding Europe BVBA aveva chiesto la registrazione di un marchio di posizione per "calzature", descritto come due linee parallele sulla parte esterna della scarpa. adidas AG aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, su un marchio figurativo dell’Unione europea registrato per calzature, composto da tre strisce parallele apposte su scarpe, nonché su un marchio tedesco analogo.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, dopo un primo giudizio del Tribunale e un’ordinanza della Corte, ha riesaminato la causa e ha accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. Secondo la commissione, la somiglianza tra i segni, l’identità dei prodotti e l’elevata notorietà del marchio anteriore rendevano probabile che il pubblico stabilisse un nesso tra i segni e che il segno richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio adidas.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando esistano identità o somiglianza con un marchio anteriore notorio e l’uso del segno richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o arrecare loro pregiudizio. Sono richiamati anche gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 2, e gli articoli da 58 a 64 del medesimo regolamento, oltre all’articolo 65, paragrafo 6, sul dovere dell’EUIPO di conformarsi alle sentenze del giudice dell’Unione.

La sentenza menziona inoltre la direttiva 2008/95/CE, articolo 5, paragrafo 2, per chiarire la distinzione tra impedimento alla registrazione a livello UE e uso eventualmente consentito in uno Stato membro, nonché il regolamento (CE) n. 2868/95, regola 3, paragrafo 5, in tema di rappresentazione dei marchi.

Notorietà del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio adidas a tre strisce gode di notorietà nell’Unione. Per il giudice, gli elementi probatori complessivamente prodotti dall’interveniente sono significativi: lunga utilizzazione del segno sulle scarpe, quote di mercato rilevanti, fatturato e spese pubblicitarie in diversi Stati membri, risultati di sondaggi di mercato, decisioni di giudici nazionali e attività di sponsorizzazione sportiva.

Il Tribunale respinge le obiezioni della ricorrente secondo cui molte prove riguarderebbero altri marchi, o marchi utilizzati soprattutto in Germania, o persino segni apposti su indumenti. Richiama la possibilità di provare la notorietà anche mediante l’uso di una forma diversa del marchio, purché il pubblico continui a percepire i prodotti come provenienti dalla stessa impresa. Ritiene inoltre che la notorietà sia dimostrata in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, anche considerando più Stati membri nel loro complesso.

Somiglianza tra i marchi e nesso nella percezione del pubblico

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse svolto una propria valutazione della somiglianza, limitandosi a recepire il precedente giudizio del Tribunale. Il Tribunale rileva invece che la questione era già stata chiarita nella sentenza di annullamento passata in giudicato e che la commissione di ricorso era tenuta a conformarsi a quella motivazione.

Il giudice conferma che i segni presentano una certa somiglianza visiva, nonostante le differenze dedotte dalla ricorrente quanto a lunghezza, colore e qualificazione come marchio di posizione. Richiama, in particolare, il fatto che la differenza di colore è lieve e che la diversa qualificazione giuridica del segno non incide, di per sé, sul grado di somiglianza percepito dal pubblico.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La ricorrente insisteva sul carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore. Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva già riconosciuto, in precedenza, che un carattere distintivo intrinseco debole era compensato da un uso lungo e intenso, con conseguente acquisizione di un carattere distintivo normale. Inoltre, una volta accertata la notorietà del marchio, l’argomento sul carattere distintivo intrinseco debole perde rilievo decisivo.

Rischio di indebito vantaggio e pregiudizio

Il Tribunale considera corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, date la notorietà elevata del marchio adidas, l’identità dei prodotti e la somiglianza dei segni, era molto probabile che il marchio richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La decisione valorizza anche il forte investimento commerciale sostenuto da adidas per creare e mantenere il valore del segno, nonché il fatto che la ricorrente avesse utilizzato lo slogan "two stripes are enough", interpretato come evocativo del marchio a tre strisce e dunque come indice concreto di tentativo di sfruttamento della notorietà altrui.

La coesistenza pretesamente pacifica dei marchi è ritenuta non dimostrata: vi erano state contestazioni giudiziarie e amministrative precedenti, incompatibili con l’idea di una coesistenza pacifica fondata sull’assenza di rischio di associazione. Per questo motivo il Tribunale conclude che esiste un rischio serio di parassitismo/free-riding.

Giusto motivo per l’uso del segno

La ricorrente invocava il lungo uso del marchio richiesto come giusto motivo. Il Tribunale respinge anche tale argomento, spiegando che il giusto motivo richiede condizioni rigorose: uso serio ed effettivo, anteriore alla notorietà del marchio notorio o almeno compatibile con essa, uso in tutto il territorio dell’Unione quando il marchio anteriore è dell’Unione, coesistenza pacifica e buona fede.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato un uso in tutto il territorio dell’Unione, la coesistenza non era pacifica e lo slogan promozionale evocativo del marchio adidas escludeva la buona fede piena nell’uso del segno. Il Tribunale precisa anche che l’effetto del rigetto della domanda riguarda solo la registrazione come marchio dell’Unione europea e non esclude necessariamente un eventuale uso consentito in altri contesti giuridici nazionali.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese, in conformità alle conclusioni dell’EUIPO e di adidas AG.

Principi ricavabili

La sentenza è particolarmente rilevante per la pratica dei marchi perché ribadisce che:

• la notorietà può essere provata con un insieme di indizi convergenti, anche se riferiti a varianti del segno, purché il pubblico ne percepisca l’origine imprenditoriale comune;
• per l’articolo 8, paragrafo 5, non serve il rischio di confusione, ma basta un nesso nella mente del pubblico;
• l’indebito vantaggio può emergere anche in assenza di danno effettivo già verificato, se il rischio futuro è serio e supportato da elementi concreti;
• il giusto motivo è interpretato restrittivamente e richiede prova rigorosa di uso preesistente, buona fede e coesistenza pacifica.