Tribunale, Sentenza T-167/20

Marchio dell’Unione europea TORNADO: nullità per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità di un marchio figurativo dell’Unione denominato TORNADO. La controversia attiene all’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo alla mala fede del richiedente al momento del deposito della domanda.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Tornado Boats International ApS; il convenuto è EUIPO. Interveniente dinanzi al Tribunale è David Haygreen, che aveva promosso il procedimento di nullità davanti a EUIPO. In origine, Haygreen aveva fondato e gestito varie società nel settore delle imbarcazioni, utilizzando il segno non registrato TORNADO; in seguito si erano instaurati rapporti commerciali con la ricorrente, che importava e rivendeva in Danimarca le imbarcazioni dell’interveniente.

La domanda di registrazione del marchio UE era stata presentata il 5 luglio 2011 per prodotti della classe 12, ossia «boats and vessels». Dopo un’opposizione fallita, il marchio era stato registrato il 7 ottobre 2015. L’interveniente aveva quindi chiesto la nullità del marchio il 25 febbraio 2016; la Cancellation Division aveva accolto la domanda e la prima commissione di ricorso aveva confermato la nullità con decisione del 17 gennaio 2020.

Quadro normativo e criteri giuridici richiamati

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 5 luglio 2011, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009. Le norme citate nella decisione sono in particolare:

• articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
• articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sul principio del first-to-file;
• articolo 41 del regolamento n. 207/2009, sull’opposizione;
• articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001, richiamati per l’impugnazione amministrativa.

Inoltre, la sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di mala fede, in particolare che essa va valutata globalmente, sulla base di tutte le circostanze rilevanti, e che la conoscenza dell’uso di un segno altrui è solo uno degli indizi possibili.

Questioni sollevate dalla ricorrente

La ricorrente articolava un unico motivo, in due parti principali:

• sosteneva che i diritti sul segno TORNADO le fossero stati trasferiti de facto, tramite accordo verbale e rapporti intercorsi tra le parti, cosicché al momento del deposito essa sarebbe stata la legittima titolare del segno;
• in subordine, sosteneva che l’interveniente non aveva più diritti opponibili sul segno non registrato, poiché non lo aveva registrato e non ne avrebbe provato l’uso genuino e continuativo negli ultimi cinque anni.

Valutazione del Tribunale sul preteso trasferimento del segno

Il Tribunale respinge l’argomento del trasferimento de facto. Pur riconoscendo che tra le parti vi era un rapporto commerciale basato su intese verbali e che il trasferimento dell’attività dell’interveniente alla ricorrente era stato ipotizzato, osserva che la corrispondenza del 2011 dimostra invece che nessun accordo definitivo era stato concluso.

Sono valorizzate in particolare le email del 24 maggio, 2 giugno, 16 giugno e 21 giugno 2011, dalle quali emerge che:

• le parti cercavano ancora un accordo sul valore dell’attività e del marchio;
• la ricorrente formulava una proposta di acquisto del segno e dell’attività;
• la ricorrente riconosceva che royalties erano state pagate all’interveniente per l’uso del segno;
• la ricorrente ammetteva l’assenza di un contratto e l’incertezza circa il momento in cui sarebbe divenuta titolare del marchio.

Ne deriva, secondo il Tribunale, che l’interveniente continuava a considerarsi proprietario del segno e che la ricorrente lo utilizzava con il suo consenso e dietro corrispettivo.

Indizi di mala fede e natura del deposito

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il deposito della domanda era avvenuto in un contesto di deterioramento dei rapporti tra le parti. La domanda era stata presentata pochi giorni dopo un intenso scambio di email in cui l’interveniente minacciava di interrompere definitivamente la relazione commerciale e intimava alla ricorrente di cessare l’uso del nome TORNADO.

Il Tribunale ritiene quindi che il deposito potesse essere qualificato come un atto occulto, volto:

• a sottrarsi all’obbligo di versare royalties;
• a impedire all’interveniente di continuare a usare il segno;
• a ostacolare le attività di quest’ultimo nel settore delle imbarcazioni gonfiabili.

In questa prospettiva, la commissione di ricorso aveva correttamente tratto dal complesso degli elementi la conclusione che la ricorrente avesse agito in mala fede.

Irrilevanza della mancata registrazione e della prova di uso genuino del segno non registrato

Il Tribunale affronta anche l’argomento subordinato della ricorrente, secondo cui l’interveniente non avrebbe potuto chiedere la nullità perché non titolare di un marchio registrato e perché non avrebbe provato l’uso genuino del segno negli ultimi cinque anni.

La risposta è netta: per ottenere la nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è necessario essere titolare di un marchio anteriore registrato, né è richiesto di dimostrare un uso genuino quinquennale di un segno non registrato. È sufficiente provare che, al momento del deposito, il richiedente ha agito in mala fede sulla base di un insieme di circostanze oggettive e concordanti.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la nullità del marchio figurativo TORNADO per mala fede del richiedente al momento del deposito. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di EUIPO; l’interveniente sopporta le proprie spese poiché non aveva chiesto la condanna del ricorrente.

Principio affermato

La mala fede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si accerta mediante una valutazione globale delle circostanze: rapporto commerciale tra le parti, consapevolezza della titolarità altrui del segno, mancanza di effettivo trasferimento, cronologia del deposito e finalità di ostacolo o appropriazione indebita. La nullità può essere pronunciata anche in presenza di un segno non registrato, senza che sia necessaria la prova dell’uso genuino quinquennale del segno anteriore.