Cassazione Civile, Ordinanza n. 24007/2023 del 07/08/2023

Esito

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 1° luglio 2007 con cui il titolare del nome "Scaglietti" avrebbe prestato assenso all'uso del proprio nome per le bottiglie della società resistente, in cambio di una fornitura annuale di vino. I ricorrenti hanno poi agito per far dichiarare la nullità della domanda di registrazione del marchio "Scaglietti Sergio" e per far accertare la contraffazione e l'uso abusivo del nome/marchi, chiedendo inibitoria, ritiro dal commercio, rimozione dei segni dal web, pubblicazione della sentenza, penale e risarcimento. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento della revoca del consenso dal 7 maggio 2012. La resistente ha eccepito la propria legittimazione a usare il nome in forza della scrittura del 2007 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la nullità parziale dei marchi avversari per mala fede. I motivi di ricorso per cassazione censurano soprattutto: la validità della scrittura per indeterminatezza dell'oggetto/corrispettivo; la sua qualificazione come licenza d'uso o come atto di assenso all'uso del nome; la revocabilità del consenso; l'opponibilità del patto ai titolari successivi; la tutela del marchio rinomato; e la sussistenza del rischio di confusione tra i segni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la nullità della scrittura privata del 1° luglio 2007. Secondo la Corte, se la pattuizione doveva essere letta come contratto a titolo oneroso, la mancata determinazione del corrispettivo e dei criteri per individuarlo poteva incidere sulla validità del negozio ai sensi dell'art. 1346 c.c.; se invece era da qualificare come atto di assenso all'uso del nome, non bastava tale qualificazione a elidere il problema della nullità, dovendosi comunque verificare se la concessione fosse gratuita o onerosa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

• art. 1325 c.c.

  Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del negozio in mancanza di un elemento essenziale sufficientemente determinato.

• art. 1346 c.c.

  L'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; la mera rimessione della prestazione alla futura determinazione delle parti non basta se non vi sono criteri desumibili dal contratto.

• art. 1418 c.c.

  Invocato quale norma sulla nullità per violazione di requisiti essenziali del contratto.

• art. 2571 c.c.

  Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela del marchio di fatto e al conflitto tra uso e registrazione.

• art. 2 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Censurato dai ricorrenti in relazione ai segni distintivi e alla tutela del marchio.

• art. 8, comma 3, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Richiamato per distinguere il consenso all'uso del nome/segno distintivo dalla disciplina dell'immagine e per affermare che il consenso all'uso del marchio ha natura diversa e patrimoniale.

• art. 12 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Evocato con riferimento ai requisiti di validità e novità del marchio.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Censurato per il profilo del rischio di confusione tra marchi.

• art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Richiamato per la tutela del marchio rinomato e l'estensione della protezione oltre il settore merceologico di riferimento.

• art. 24 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Evocato dai ricorrenti in tema di uso del marchio e decadenza.

• art. 26 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della decadenza e dell'uso del marchio.

• art. 121, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Richiamato in relazione alla prova nei giudizi in materia di proprietà industriale.

• art. 1372 c.c.

  Evocato per contestare l'opponibilità del patto e la sua efficacia nei confronti dei terzi.

• art. 138 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Richiamato in tema di atti relativi ai diritti di proprietà industriale titolati.

• art. 139, comma 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

  Invocato dai ricorrenti quale criterio di priorità nella circolazione dei diritti di proprietà industriale.

• art. 96 l. 22 aprile 1941, n. 633

  Richiamato per la disciplina dell'immagine e del consenso alla sua utilizzazione.

• art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633

  Richiamato per i limiti alla pubblicazione dell'immagine e al relativo consenso.

• art. 12 disp. prel. c.c.

  Richiamato dai ricorrenti per la corretta interpretazione delle norme speciali rispetto ai principi generali.

• art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  Richiamato dalla Corte per la corretta indicazione e localizzazione del documento contrattuale nel ricorso.

• art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

  Richiamato dalla Corte con riferimento al deposito del documento su cui il ricorso si fonda.

Massime di principio

• Ai fini della validità di un contratto che prevede lo sfruttamento di un nome o di un segno distintivo, l'oggetto deve essere determinato o almeno determinabile sulla base di criteri già fissati nel contratto; non è sufficiente che la concreta determinazione sia rimessa a un futuro comportamento delle parti senza parametri precostituiti.
• Se la concessione dell'uso di un segno o di un diritto della personalità è pattuita a titolo oneroso, l'indeterminatezza del corrispettivo può travolgere la validità del negozio; la possibile gratuità dell'accordo non può essere presunta, ma deve risultare dall'interpretazione complessiva delle clausole.
• Il principio di revocabilità del consenso all'uso dell'immagine o di altri diritti della personalità non si estende automaticamente ai negozi aventi ad oggetto lo sfruttamento economico di tali diritti, quando il rapporto sia strutturato come contratto sinallagmatico con prestazioni corrispettive.
• La qualificazione di un accordo come licenza d'uso o come assenso all'utilizzazione di un segno non consente, da sola, di elidere la verifica sulla determinatezza della prestazione del beneficiario o del corrispettivo dovuto al titolare del diritto.
• Nei giudizi in materia di marchi e diritti distintivi, la valutazione del rischio di confusione e della tutela del marchio rinomato presuppone l'esame della concreta struttura dei segni, dei prodotti e della prova dei relativi presupposti fattuali; tali questioni restano tuttavia assorbite quando sia prima necessario risolvere la validità del titolo negoziale che legittima l'uso del segno.

Come è indicizzato