Tribunale, Sentenza T-288/21

Opposizione al marchio UE ALOve per indebito vantaggio tratto dalla reputazione del marchio LOVe

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo ALOve. La controversia riguarda un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio UE, nel settore della gioielleria e dei servizi collegati.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è ALO jewelry CZ s. r. o., richiedente il marchio ALOve. La resistente è EUIPO; è intervenuta Cartier International AG, opponente nel procedimento amministrativo e titolare del marchio anteriore LOVe.

La domanda di registrazione, depositata il 15 maggio 2017, riguardava prodotti e servizi delle classi 14, 35, 36, 40 e 42. Cartier aveva opposto il proprio diritto anteriore, una registrazione internazionale designante l’Unione europea per il marchio figurativo LOVe, registrato il 26 ottobre 2009 per prodotti di classe 14. L’opposizione era stata proposta sia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto parzialmente l’opposizione; la commissione di ricorso l’ha poi respinta integralmente. Il Tribunale decide senza fase orale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda era stata depositata il 15 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, anche se nella decisione e nelle difese si fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, sostanzialmente identico.

Sono richiamati in particolare:

• articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
• articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001;
• articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato attorno a quattro profili:

• erronea valutazione della reputazione del marchio anteriore LOVe;
• erronea valutazione della somiglianza dei segni ALOve e LOVe;
• erronea valutazione dell’esistenza di un nesso tra i segni;
• erronea valutazione del rischio di indebito vantaggio o pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5.

Regime dell’articolo 8, paragrafo 5: condizioni cumulative e nozione di nesso

Il Tribunale ricorda che la tutela rafforzata richiede cumulativamente:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

La protezione opera anche in assenza di rischio di confusione: è sufficiente che il pubblico stabilisca un collegamento mentale tra i segni. Tuttavia, il semplice richiamo alla mente del marchio anteriore non basta da solo a provare il danno o l’agganciamento indebito.

Reputazione del marchio anteriore LOVe

Il Tribunale respinge le censure della ricorrente sulla reputazione. Ricorda che la reputazione presuppone che il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato e che la prova può risultare da un insieme di elementi, non necessariamente da sondaggi o studi di mercato.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva valorizzato una serie di elementi probatori, tra cui:

• articoli e schermate web sulla storia del bracciale LOVE dal 1969;
• articoli che qualificano il bracciale LOVE by Cartier come pezzo iconico o simbolo universale dell’amore e dell’impegno;
• immagini di eventi promozionali e di personaggi noti che indossano il bracciale;
• materiali pubblicitari della campagna "How far would you go for LOVE";
• documenti relativi a iniziative benefiche finanziate con i proventi delle vendite;
• precedenti decisioni EUIPO e INPI che avevano riconosciuto la reputazione del marchio.

Il Tribunale osserva che l’uso del segno in forme talvolta diverse da quella registrata non impedisce di tenerne conto, purché il pubblico continui a percepire l’origine imprenditoriale comune. Ritiene inoltre che tali elementi dimostrino un uso intensivo e di lunga durata dal 1969, un’immagine di eccellenza e prestigio e investimenti significativi nella promozione. L’assenza di un sondaggio non è decisiva. Le decisioni precedenti di EUIPO, se dettagliate e supportate da un adeguato impianto probatorio, possono costituire un forte indizio anche in altri procedimenti.

Comparazione dei segni ALOve e LOVe

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni condividono l’elemento dominante "love".

Sotto il profilo strutturale:

• il marchio anteriore è costituito dal solo elemento verbale LOVE, con stilizzazione grafica;
• il marchio richiesto è composto dall’elemento verbale ALOve, con il grafema "o" in forma di cuore.

Il Tribunale rileva che la stilizzazione grafica è percepita come decorativa e non altera la percezione del termine comune. La presenza della lettera iniziale "a" non esclude che il nucleo distintivo e dominante sia il termine "love".

Quanto ai tre profili di comparazione:

• visiva: somiglianza media, perché il marchio richiesto contiene le quattro lettere finali del marchio anteriore e i segni hanno lunghezza quasi identica;
• fonetica: somiglianza elevata, perché la sequenza "love" si pronuncia allo stesso modo in entrambi i segni;
• concettuale: somiglianza elevata, poiché entrambi evocano il concetto di amore, rafforzato nel segno richiesto dalla forma a cuore della lettera "o".

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il termine "love" avrebbe debole capacità distintiva: una reputazione accertata implica comunque un carattere distintivo acquisito, e in ogni caso il termine non descrive le caratteristiche dei prodotti di gioielleria.

Esistenza di un nesso tra i segni

Per il Tribunale, la commissione di ricorso ha correttamente ravvisato un collegamento mentale tra i segni, in ragione della combinazione di più fattori:

• somiglianza complessiva dei segni;
• presenza dell’elemento dominante comune "love";
• reputazione, almeno media, del marchio anteriore;
• identità, somiglianza o stretta connessione dei prodotti e servizi nel settore della gioielleria.

Quanto al livello di attenzione del pubblico, il Tribunale ritiene plausibile una fascia variabile da media ad alta: i bracciali si rivolgono al grande pubblico, mentre altri prodotti di classe 14 sono acquistati con maggiore attenzione. La ricorrente non ha dimostrato che i diversi canali distributivi escludessero il nesso.

Rischio di indebito vantaggio

Il Tribunale conferma infine la sussistenza del rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dalla reputazione del marchio anteriore.

Richiama la nozione di "free-riding": il vantaggio indebito si verifica quando l’immagine di prestigio di un marchio rinomato viene trasferita sui prodotti o servizi del segno successivo, facilitandone la commercializzazione. Non è necessario provare un danno attuale; è sufficiente un rischio futuro non ipotetico, desumibile anche mediante deduzioni logiche e tenendo conto della normale prassi commerciale.

Nel caso concreto, la reputazione del marchio LOVe nel segmento dei bracciali Cartier, la sua associazione a lusso ed esclusività e la vicinanza dei prodotti e servizi del marchio richiesto portano il Tribunale a confermare che ALOve sarebbe indebitamente "boosted" per effetto dell’associazione con il marchio anteriore.

Dispositivo

Il Tribunale:

• respinge il ricorso;
• condanna ALO jewelry CZ s. r. o. alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio UE:

• la reputazione può essere provata con un complesso di elementi concordanti, anche in assenza di sondaggi;
• l’uso del marchio anteriore in forme varianti può essere considerato se il pubblico continua a percepirne l’origine imprenditoriale;
• la somiglianza va apprezzata globalmente, valorizzando gli elementi distintivi e dominanti;
• l’indebito vantaggio può essere desunto dalla capacità del segno successivo di trasferire al proprio prodotto l’immagine di prestigio del marchio rinomato, senza necessità di provare un danno attuale.