Tribunale, Sentenza T-463/23

Nullità del marchio UE "E-Plus" per asserita malafede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto una domanda di dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo "E-Plus". La controversia verte sul motivo assoluto di nullità per malafede del richiedente ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG aveva depositato nel 2018 il segno denominativo E-Plus per servizi delle classi 35, 36, 37, 38, 42 e 43 e il marchio era stato registrato nel 2019. ePlus Inc. aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, sostenendo che il deposito fosse in malafede perché il segno sarebbe stato usato solo per una gamma molto ristretta di servizi, sarebbe stato progressivamente abbandonato a favore del marchio O2 e sarebbe stato registrato per un elenco eccessivamente ampio di servizi. La divisione di cancellazione di EUIPO aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Quadro normativo e criteri sulla malafede

Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza Koton (C‑104/18 P). La malafede è un concetto autonomo, da interpretare secondo il significato usuale, il contesto del diritto dei marchi e gli obiettivi della normativa, e presuppone un intento disonesto valutato in modo oggettivo sulla base di tutti gli elementi pertinenti. Il giudice ricorda che la buona fede del depositante si presume e che spetta a chi chiede la nullità provare le circostanze idonee a superare tale presunzione.

Valutazione dell’uso del segno

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto accertare la mancanza di uso genuino del marchio contestato. Sottolinea che il procedimento non era fondato sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, ma sulla malafede al momento del deposito. Ai fini di tale valutazione, è comunque pertinente qualsiasi uso del segno prima e dopo il deposito, in quanto indice della logica commerciale dell’operatore. Le prove esaminate dalla commissione di ricorso dimostravano un impiego del segno in Germania dal 1997 fino almeno al 2020 per alcuni servizi, circostanza incompatibile con l’idea di un deposito privo di qualsiasi intento di uso leale.

Presunta cessazione dell’uso e trasferimento verso O2

Quanto alla tesi dell’abbandono del marchio E-Plus a favore di O2, il Tribunale osserva che gli elementi prodotti mostravano piuttosto una graduale trasferimento delle attività commerciali e una strategia di integrazione dei clienti sotto il marchio O2, non una cessazione dell’uso del segno. Tale transizione commerciale non è stata considerata indice di malafede, ma comportamento compatibile con le corrette pratiche di mercato. Inoltre, non risultava alcun elemento idoneo a dimostrare che il titolare avesse ingenerato nei terzi un legittimo affidamento circa l’intenzione di rinunciare al marchio.

Ampiezza dell’elenco dei servizi rivendicati

Il Tribunale conferma che la mera ampiezza dell’elenco dei servizi non basta a dimostrare la malafede. È legittimo per un’impresa depositare un marchio non solo per i servizi che già presta, ma anche per quelli che intende offrire in futuro, e il richiedente non è tenuto a determinare con precisione sin dal deposito l’uso che farà del segno. Ne consegue che il fatto che il marchio fosse registrato per servizi non coincidenti con l’attività commerciale già svolta non consente, da solo, di qualificare il deposito come registrazione difensiva distorsiva della concorrenza.

Motivazione della decisione di EUIPO

Quanto al motivo relativo all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata. La commissione di ricorso aveva esposto in modo chiaro la ragione per cui gli elementi relativi all’uso del segno e alla sua ampiezza non erano sufficienti a provare la malafede, consentendo sia alla ricorrente sia al giudice dell’Unione di comprenderne il ragionamento. Il Tribunale ribadisce la distinzione tra insufficienza di motivazione e erroneità della motivazione: eventuali errori nel merito non rendono di per sé carente la motivazione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna ePlus Inc. a sopportare le spese del giudizio, escludendo la condanna di EUIPO e dell’interveniente.