Tribunale, Sentenza T-120/16

Opposizione alla registrazione internazionale del marchio figurativo "Burlington"

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione contro la tutela nell’Unione europea di una registrazione internazionale che designa l’UE. Il contenzioso oppone Tulliallan Burlington Ltd, titolare della galleria commerciale Burlington Arcade e di vari segni anteriori, a Burlington Fashion GmbH, richiedente del marchio contestato.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda contestata, presentata nel 2009, riguardava un marchio figurativo per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25. Tulliallan Burlington Ltd propose opposizione per i prodotti delle classi 3, 14 e 18 fondandosi su marchi denominativi e figurativi anteriori BURLINGTON e BURLINGTON ARCADE, nonché su un marchio dell’Unione europea figurativo anteriore. L’opposizione venne inizialmente accolta dalla divisione di opposizione, ma la commissione di ricorso annullò tale decisione e respinse l’opposizione.

Normativa rilevante

La controversia si fonda sugli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, poi trasfusi nel regolamento (UE) 2017/1001:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• articolo 8, paragrafo 4, sui segni non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale;
• articolo 8, paragrafo 5, sulla tutela dei marchi rinomati contro il vantaggio indebito e il pregiudizio. Sono richiamati anche l’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 sul procedimento di opposizione, gli articoli 58-64 sul ricorso alla commissione di ricorso, l’articolo 76, paragrafo 1, sull’onere della prova, e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Primo motivo: articolo 8, paragrafo 5, e notorietà dei marchi anteriori

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse interpretato in modo troppo restrittivo la classe 35, escludendo che i servizi di una galleria commerciale rientrassero nella nozione di vendita al dettaglio. Il Tribunale richiama la sentenza Praktiker, secondo cui il commercio al dettaglio non si esaurisce nell’atto di vendita, ma comprende l’intera attività dell’operatore finalizzata a indurre all’acquisto.

Il Tribunale afferma che, alla luce della formulazione della classe 35, tale nozione comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale. Ne consegue che la ricorrente può avvalersi della tutela della notorietà per i servizi della classe 35. In questo punto viene quindi censurata l’impostazione restrittiva dell’EUIPO.

Tuttavia, il Tribunale precisa che, per l’articolo 8, paragrafo 5, non basta la notorietà: occorre anche provare che l’uso del marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure arrechi pregiudizio agli stessi. Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito elementi coerenti e specifici in tal senso. Il solo richiamo al carattere quasi unico e molto noto dei propri segni non basta a dimostrare una riduzione dell’attrattiva commerciale né un rischio serio di pregiudizio futuro, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza Intel ed Environmental Manufacturing.

Il Tribunale respinge anche le doglianze procedurali: le osservazioni della ricorrente erano presenti nel fascicolo e sono state considerate, mentre la commissione di ricorso non era tenuta a sollecitare ulteriori osservazioni prima della decisione finale.

Secondo motivo: articolo 8, paragrafo 4, e azione per abuso di denominazione

La ricorrente lamentava mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio e erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale respinge tali censure.

Ricorda che, per invocare un segno diverso da un marchio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, devono ricorrere cumulativamente quattro condizioni: uso nella normale prassi commerciale, portata non puramente locale, acquisizione del diritto conformemente al diritto nazionale, e diritto di vietare un marchio successivo. Nel caso di specie il segno invocato era un presunto diritto di "passing off" nel Regno Unito.

La commissione di ricorso aveva correttamente richiamato le tre condizioni dell’azione per abuso di denominazione nel diritto britannico: goodwill, presentazione ingannevole e danno al goodwill. Il Tribunale rileva però che la ricorrente non ha fornito elementi di fatto o di diritto sufficienti a dimostrare tali presupposti, pur essendo l’onere della prova a suo carico. Non vi è quindi né errore di diritto né vizio procedurale.

Terzo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e rischio di confusione

Quanto al rischio di confusione, il Tribunale ribadisce che esso presuppone sia la somiglianza dei segni sia la somiglianza dei prodotti o servizi, valutate globalmente dal punto di vista del pubblico di riferimento.

Nel caso concreto, i segni presentano una certa somiglianza per l’elemento comune "burlington", ma i servizi della ricorrente e i prodotti del marchio richiesto non sono sufficientemente vicini. Per i servizi della classe 36 la mancanza di somiglianza è evidente. Per i servizi della classe 35, il Tribunale sottolinea che il servizio di vendita al dettaglio richiede l’indicazione dei prodotti offerti: in assenza di tale specificazione, non è possibile stabilire una somiglianza o complementarità tra i servizi della galleria e i prodotti contestati.

Il solo fatto che i consumatori finali possano coincidere non basta a fondare il rischio di confusione. È inoltre irrilevante il richiamo alla prassi dell’IPO britannico o alla giurisprudenza nazionale, poiché il diritto dei marchi dell’Unione costituisce un sistema autonomo.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Tulliallan Burlington Ltd è condannata alle spese del giudizio, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

• La nozione di servizio di vendita al dettaglio della classe 35 può includere anche i servizi di vendita prestati da una galleria commerciale.
• Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, la notorietà del marchio anteriore non basta: occorre provare indebito vantaggio o pregiudizio, sulla base di elementi concreti.
• Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, l’opponente deve dimostrare tutti i presupposti del diritto nazionale invocato, compreso il goodwill e il danno.
• Il rischio di confusione richiede, oltre alla somiglianza dei segni, una reale somiglianza dei prodotti o servizi; la mera coincidenza del pubblico non è sufficiente.