Tribunale, Sentenza T-679/22

Marchio dell’Unione europea – cancellazione di una licenza dal registro per errore manifesto

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di iscrizione e successiva cancellazione di una licenza esclusiva su marchi figurativi dell’Unione europea. Il Tribunale affronta soprattutto il rapporto tra requisiti formali di registrazione previsti dal regolamento sul marchio UE e richiamo al diritto nazionale, nonché la nozione di errore manifesto imputabile all’EUIPO.

Fatti e procedimento amministrativo

Tra il 2008 e il 2016 la Brandavid Oy aveva ottenuto la registrazione di tre marchi figurativi UE. Nel 2017 il trasferimento dei marchi fu iscritto a favore di Global Drinks Finland Oy. Nel 2020 Oy Shaman Spirits Ltd chiese l’iscrizione nel registro di una licenza esclusiva a suo favore, allegando un contratto di licenza concluso nel 2016 con la Brandavid Oy.

L’EUIPO notificò inizialmente la registrazione della licenza, ma la titolare registrata Global Drinks Finland Oy contestò l’iscrizione. Successivamente il dipartimento competente dell’EUIPO revocò la registrazione e, con decisione del 18 marzo 2021, cancellò l’iscrizione della licenza in applicazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La prima commissione di ricorso respinse poi il ricorso della Shaman Spirits, ritenendo che non vi fosse prova di una licenza concessa o approvata dal titolare registrato dei marchi al momento della domanda.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 25, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla concessione e all’iscrizione delle licenze;
• l’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che estende alla licenza le regole applicabili alla registrazione dei trasferimenti;
• l’articolo 20, paragrafi 3 e 5, del regolamento 2017/1001, richiamato mutatis mutandis;
• l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, che richiede la firma o il consenso del titolare registrato quale prerequisito della valida concessione;
• l’articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, invocato dalla ricorrente sul tema dell’opponibilità ai terzi;
• l’articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, sulla cancellazione delle iscrizioni inficiate da errore manifesto imputabile all’Ufficio.

Questioni sollevate con il ricorso

La ricorrente articolava tre motivi principali:

• violazione degli articoli da 25 a 27 del regolamento 2017/1001, per non aver rispettato il contratto di licenza e il diritto di ottenere l’iscrizione;
• violazione degli articoli 19 e 20 del regolamento 2017/1001, sostenendo che dovesse applicarsi il diritto finlandese;
• violazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, poiché l’EUIPO avrebbe ecceduto i propri poteri cancellando una registrazione che sarebbe stata corretta alla luce del diritto nazionale.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo

Il Tribunale osserva che, ai fini dell’iscrizione della licenza, ciò che conta è la prova della concessione o approvazione da parte del titolare registrato del marchio al momento della domanda. Nel caso di specie, il contratto allegato alla domanda era stato firmato dalla Brandavid Oy, ma non conteneva la firma né il consenso del successivo titolare registrato, Global Drinks Finland Oy, che al momento della domanda era ormai il soggetto legittimato a concedere la licenza.

Di conseguenza, l’EUIPO ha correttamente applicato gli articoli 25 e 26 del regolamento 2017/1001, letti alla luce dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione 2018/626. Il Tribunale sottolinea che il sistema richiede una manifestazione attiva della volontà del titolare registrato, per ragioni di certezza del diritto.

Il fatto che il successivo titolare fosse a conoscenza del contratto precedente, o che il contratto potesse essere opponibile secondo il diritto sostanziale, non basta a legittimare l’iscrizione nel registro dell’UE: la registrazione segue regole formali autonome e il professionista deve eventualmente tutelare i propri diritti davanti ai giudici nazionali.

Ragionamento sul secondo motivo

Quanto al richiamo all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il Tribunale chiarisce che tale disposizione rinvia al diritto nazionale solo salvo diversa previsione degli articoli da 20 a 28. Poiché l’iscrizione della licenza è disciplinata in modo autonomo dal diritto dell’Unione, il diritto finlandese è irrilevante per verificare la correttezza dell’iscrizione.

È quindi priva di rilievo la tesi secondo cui il diritto finlandese non richiederebbe la forma scritta o riterrebbe vincolante il contratto anche nei confronti del successore del titolare originario. Parimenti, la contestazione relativa a un passaggio della decisione impugnata sul numero dei marchi è giudicata inconferente, perché formulata ad abundantiam e non decisiva per la soluzione della controversia.

Ragionamento sul terzo motivo e sull’articolo 103 del regolamento 2017/1001

Il Tribunale conferma che l’iscrizione del 27 luglio 2020 era viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO, poiché era stata accettata sulla base di documenti che non soddisfacevano i requisiti normativi: mancava la prova della licenza concessa dal titolare registrato.

L’EUIPO poteva quindi cancellare l’iscrizione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ribadisce inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, che l’Ufficio non è chiamato a esaminare la validità e gli effetti giuridici del contratto secondo il diritto nazionale, ma soltanto a verificare i requisiti formali previsti dal diritto dell’Unione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Oy Shaman Spirits Ltd è stata condannata alle spese sostenute da Global Drinks Finland Oy, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’EUIPO, che aveva chiesto le spese solo in caso di udienza, è stato lasciato a sopportare le proprie spese in assenza di fase orale.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, per l’iscrizione di una licenza nel registro dei marchi UE, il titolare registrato deve risultare aver concesso o approvato la licenza; la mera esistenza di un contratto precedente o la sua eventuale efficacia nel diritto nazionale non bastano. Se l’Ufficio registra la licenza senza tale prova, l’iscrizione è correttamente cancellabile come errore manifesto imputabile all’EUIPO.