Tribunale, Sentenza T-245/25

Opposizione al marchio UE "ELLA HOTELS AND RESORTS" per sfruttamento della reputazione del marchio anteriore "ELLE"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il Tribunale esamina se l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 consentisse di opporsi alla registrazione del segno ELLA HOTELS AND RESORTS per taluni servizi, in presenza del marchio anteriore ELLE, reputato per riviste di moda.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo ELLA HOTELS AND RESORTS per servizi delle classi 35, 43 e 44. L’interveniente, Hachette Filipacchi Presse, titolare del marchio anteriore figurativo ELLE registrato a livello UE, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto parzialmente l’opposizione. La Commissione di ricorso aveva poi annullato in parte tale decisione, respingendo l’opposizione per alcuni servizi di classe 35 e per tutti i servizi di classe 43, ma confermandola per i servizi di classe 44, ossia igiene umana, cura della bellezza e assistenza sanitaria.

Oggetto del ricorso e limiti della cognizione del Tribunale

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione nella parte sfavorevole e, in sostanza, anche l’autorizzazione alla registrazione integrale del marchio. Il Tribunale dichiara però inammissibile tale seconda domanda, ricordando che né l’EUIPO né il Tribunale dispongono del potere di adottare una decisione formale che autorizzi la registrazione di un marchio UE in luogo dell’organo amministrativo competente.

Normativa applicabile e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che consente il rifiuto della registrazione quando:

• il marchio anteriore è registrato;
• i segni sono identici o simili;
• il marchio anteriore gode di reputazione nell’Unione;
• l’uso del segno richiesto, senza giusto motivo, comporta rischio di vantaggio indebito o di pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Viene ribadito che tali condizioni sono cumulative e che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, non è necessario un rischio di confusione, ma solo che il pubblico stabilisca un "nesso" tra i segni.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale chiarisce che il pubblico da prendere in considerazione varia a seconda del tipo di pregiudizio allegato. Per il vantaggio indebito, il parametro è il pubblico dei servizi coperti dal marchio posteriore; per il pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo, conta il pubblico dei prodotti/servizi del marchio anteriore.

Quanto ai servizi di classe 44, il Tribunale approva l’impostazione della Commissione di ricorso:

• i servizi di igiene umana sono diretti anche al grande pubblico, non solo ai professionisti;
• i servizi di cura della bellezza sono destinati al pubblico in generale con un’attenzione superiore alla media;
• i servizi di assistenza sanitaria riguardano anche professionisti con un livello di attenzione elevato.

Respinge inoltre l’idea che il rischio di vantaggio indebito dovesse essere valutato solo rispetto alla platea femminile di lettori della rivista Elle: il pubblico rilevante è più ampio e comprende i consumatori che potrebbero associare il segno nuovo al marchio anteriore.

Reputazione del marchio anteriore ELLE in Germania

Il Tribunale conferma che il marchio ELLE gode di reputazione in Germania per riviste di moda femminile. La reputazione è desunta da elementi quali la diffusione della rivista dal 1988, gli investimenti promozionali e la posizione di primo piano nel mercato tedesco rispetto ad altre riviste di moda internazionali.

È irrilevante che la lettura della rivista riguardi una quota inferiore all’1% della popolazione tedesca, poiché la reputazione non richiede una diffusione presso l’intera popolazione, ma presso una parte significativa del pubblico interessato al prodotto.

Carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva attribuito al marchio ELLE un carattere distintivo medio, poiché il termine non descrive alcuna caratteristica delle riviste di moda femminile. Il Tribunale conferma tale valutazione e respinge l’argomento secondo cui il pubblico tedesco percepirebbe il termine come parola francese di uso comune o come riferimento anatomico alla "elle" (ulna): il significato straniero non può presumersi senza prova, e il riferimento al cubito è oggi troppo remoto per essere immediatamente colto dal pubblico.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma la somiglianza visiva e fonetica tra ELLA e ELLE e ritiene non decisiva la pretesa differenza concettuale. Il fatto che "ella" sia percepito come nome femminile e che "elle" possa avere in tedesco un significato tecnico o arcaico non basta a neutralizzare le somiglianze, perché il secondo segno non trasmette un concetto chiaro e specifico immediatamente percepibile dal pubblico rilevante.

Prossimità tra prodotti e servizi

Pur riconoscendo che la norma non richiede identità o somiglianza tra i prodotti e servizi, il Tribunale considera corretto il rilievo della prossimità tra le riviste di moda femminile coperte da ELLE e i servizi di classe 44. Il ragionamento si fonda sul fatto che tali riviste trattano anche estetica, benessere, cura del corpo, skincare e temi connessi alla salute e all’aspetto fisico, con un pubblico in parte sovrapposto a quello dei servizi di igiene, bellezza e assistenza sanitaria.

Assenza di valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale afferma che la Commissione di ricorso non era tenuta a valutare la confusione tra i segni, poiché l’articolo 8, paragrafo 5, richiede solo la possibilità di un nesso. Il rischio di confusione è soltanto un fattore eventualmente rilevante e, in ogni caso, ha rilievo soprattutto quando i prodotti o servizi siano identici o simili, circostanza non necessaria nel caso di specie.

Vantaggio indebito e sfruttamento parassitario

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l’uso di ELLA HOTELS AND RESORTS potesse sfruttare la forza attrattiva e l’immagine positiva di ELLE, associata a eleganza, stile, bellezza e benessere. Il rischio non deve essere attuale e certo, ma concreto e futuro, desumibile con ragionamenti logici e dalle pratiche del settore.

Il Tribunale osserva che, pur non essendo abituale l’estensione di una rivista di moda a servizi di igiene, bellezza e salute, tale estensione può apparire plausibile al pubblico proprio per il legame con estetica e cura della persona. Da ciò deriva il rischio di trasferimento della reputazione del marchio anteriore ai servizi della ricorrente.

Giusto motivo per l’uso del segno

La ricorrente non è riuscita a dimostrare un giusto motivo. Il Tribunale rileva che le prove prodotte erano successive alla registrazione del marchio anteriore e al consolidamento della sua reputazione, e non provavano un uso effettivo del segno ELLA come marchio.

Anche l’asserita disponibilità della rivista a ospitare pubblicità per strutture della ricorrente non integra un giusto motivo, poiché il servizio pubblicitario non implica una valutazione giuridica in materia di marchi. Parimenti, la pretesa natura comune del nome "Ella" o le sue connotazioni in greco non sono state dimostrate in modo tale da prevalere sull’interesse del titolare del marchio anteriore.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente davanti al Tribunale, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, poi non celebrata.

Principi pratici per i professionisti

La pronuncia ribadisce che, nelle opposizioni basate sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la tutela del marchio reputato è ampia e non dipende dalla confusione. Per superare l’opposizione non basta evidenziare differenze settoriali o l’assenza di intenzione parassitaria: occorre dimostrare, in modo concreto, l’assenza di nesso, di rischio di vantaggio indebito oppure l’esistenza di un vero giusto motivo.