Tribunale, Sentenza T-68/24

Marchio UE internazionale "woodexpert": carattere descrittivo e diniego di registrazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di marchio dell'Unione europea designato da registrazione internazionale. Il Tribunale esamina in particolare se il segno verbale "woodexpert" sia descrittivo, per parte dei prodotti e servizi rivendicati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La società Solidexpert Polska sp. z o.o. aveva designato l'Unione europea nella registrazione internazionale del marchio verbale "woodexpert" per prodotti della classe 9 e servizi della classe 42 della classificazione di Nizza. L'esaminatore aveva respinto integralmente la domanda fondandosi sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha parzialmente accolto il gravame solo per i servizi di "computer programming", "computer software design" e "computer system design", ma ha confermato il rifiuto per il resto.

Questioni dedotte in giudizio

La ricorrente ha articolato tre motivi principali:

• violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, per inesistenza del carattere descrittivo;
• violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per non assenza di carattere distintivo;
• violazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, in combinato con gli articoli 42, paragrafo 2, e 70, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per mancato avviso circa una possibile modifica dell'elenco dei servizi.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui un segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), quando presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepirne immediatamente una descrizione o una caratteristica senza ulteriore riflessione. La valutazione va compiuta con riferimento ai prodotti e servizi così come richiesti e alla percezione del pubblico pertinente; inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il rifiuto opera anche se il motivo di esclusione ricorre solo in una parte dell'Unione.

Ragionamento sul carattere descrittivo del segno

Il Tribunale accetta l'analisi della commissione di ricorso sul pubblico di riferimento, composto sia da professionisti sia dal grande pubblico, con livello di attenzione da medio a superiore alla media, anglofono nell'Unione per via della lingua del segno. Accetta anche la ricostruzione semantica di "woodexpert" come combinazione delle parole inglesi "wood" ed "expert", percepita come indicativa di uno specialista del settore del legno.

Quanto ai prodotti della classe 9 e ai servizi di aggiornamento software, software as a service, duplicazione di programmi, noleggio di software e altri servizi analoghi della classe 42, il Tribunale osserva che tali categorie erano state formulate in modo ampio e generale. Proprio per questa ampiezza, non si può escludere che esse comprendano prodotti o servizi contenenti, destinati a, o utili per contenuti legati al legno o a esperti del legno. È quindi sufficiente che il segno sia descrittivo solo per alcuni prodotti o servizi della categoria per impedire la registrazione dell'intera categoria.

Per i servizi di engineering, interior design, design di mobili e design industriale, il Tribunale rileva che essi possono riferirsi anche a materiali come il legno e che il pubblico può intendere "woodexpert" come indicazione che tali servizi sono prestati da specialisti del legno o presentano qualità o natura collegate a tale settore. Anche in questo caso, il fatto che gli stessi servizi possano riferirsi pure ad altri materiali non esclude il rifiuto.

Inutilizzabilità delle registrazioni anteriori invocate dalla ricorrente

La ricorrente richiamava altre registrazioni EUIPO contenenti i termini "wood" o "expert". Il Tribunale respinge l'argomento ricordando che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento applicabile e della giurisprudenza, non sulla base di eventuali prassi pregresse. Pur dovendo l'EUIPO considerare i propri precedenti per ragioni di parità di trattamento e buona amministrazione, nessun operatore può invocare a proprio vantaggio un eventuale errore commesso in favore di terzi.

Motivo sul carattere distintivo assorbito

Poiché il Tribunale conferma che il segno è correttamente qualificato come descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è necessario esaminare nel merito il secondo motivo, relativo al difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). La sola applicazione di uno dei motivi assoluti di rifiuto è sufficiente a impedire la registrazione.

Motivo procedurale e assenza di nuovo motivo di rifiuto

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse, di fatto, introdotto un nuovo motivo di rifiuto senza consentirle di modificare la domanda. Il Tribunale respinge anche questo motivo: dalla decisione impugnata non emerge un nuovo ground di rigetto, poiché il motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), era già stato sollevato dall'esaminatore. Il Tribunale aggiunge che la formulazione ampia delle categorie richieste non consentiva comunque di escludere, ex ante, i servizi collegati al legno.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. In assenza di udienza e poiché l'EUIPO aveva chiesto le spese solo nell'ipotesi di fissazione di un'udienza, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

Per i professionisti della proprietà intellettuale, la sentenza conferma che la valutazione del carattere descrittivo si effettua in concreto rispetto alle formulazioni della domanda: se una categoria è formulata in termini ampi, basta che il segno sia descrittivo per una parte di essa affinché la registrazione sia esclusa per l'intera categoria. Inoltre, le registrazioni anteriori di segni simili non vincolano l'EUIPO se contrastano con la corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza.