Tribunale, Sentenza T-514/23

Nullità del marchio UE "PELLA" per malafede nel deposito

Si tratta di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO. La controversia riguarda la validità del marchio UE denominativo PELLA, registrato per "microfiber cloths for cleaning", poi dichiarato nullo per deposito in malafede.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente Ümit İlbay aveva depositato il 14 settembre 2018 la domanda di registrazione del marchio UE PELLA, poi registrato il 9 gennaio 2019 per prodotti della classe 21. Il 23 dicembre 2020 Pella-eu vof ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio invocando due basi alternative:

• la malafede del depositante ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’esistenza di un segno non registrato o di altro segno usato nel commercio ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ritenendo non provata né la malafede né la sussistenza del segno non registrato. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione e ha dichiarato nullo il marchio solo sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), senza esaminare il secondo motivo.

Questione sottoposta al Tribunale

Con un unico motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che non fosse dimostrato che egli:

• conoscesse o dovesse conoscere l’uso da parte dell’interveniente di un segno identico o simile prima del deposito;
• avesse l’intenzione di impedire all’interveniente di continuare a usare quel segno.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il sistema del marchio UE si fonda sul principio del "first-to-file" previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, ma che tale principio è limitato dall’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), che consente la nullità del marchio depositato in malafede.

La nozione di malafede non è definita dal regolamento ed è quindi interpretata secondo il significato comune, il contesto del diritto dei marchi e gli obiettivi di tutela della concorrenza non falsata. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, in particolare:

• la sentenza Lindt;
• la sentenza Koton;
• la sentenza Sky;
• la sentenza CIPRIANI;
• la sentenza LUCEO.

Ai fini dell’accertamento della malafede, il giudice deve compiere una valutazione globale delle circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito, considerando in particolare la conoscenza dell’uso anteriore di un segno identico o simile, l’intenzione di impedire il suo uso e il grado di protezione giuridica del segno anteriore. Il Tribunale ribadisce anche che la prova della malafede incombe al richiedente la nullità e che la buona fede si presume.

Valutazione delle circostanze concrete

Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso, secondo cui gli elementi di fatto dimostravano che l’interveniente aveva usato anteriormente i segni figurativi Pella e Pella-eu e la denominazione PELLA-EU nel mercato dei panni in microfibra.

In particolare, il Tribunale valorizza:

• la creazione del logo Pella-eu il 20 gennaio 2018;
• la spedizione di quattro pallet di panni in microfibra destinati all’interveniente il 27 luglio 2018;
• l’ordine di rilascio della spedizione del 23 agosto 2018;
• fatture del 5 e 14 settembre 2018 per vendite in vari Stati membri;
• pubblicazioni promozionali sui social media del 9 settembre 2018.

Il Tribunale considera inoltre rilevanti i legami familiari tra il ricorrente e i due soci dell’interveniente, la comune residenza nella stessa città e lo svolgimento di attività commerciali nello stesso settore. Da tali elementi deriva che il ricorrente doveva probabilmente essere a conoscenza dell’uso dei segni anteriori.

Decisivo è anche il fatto che il ricorrente, lo stesso giorno del deposito di PELLA, abbia presentato in Turchia il marchio figurativo PellaTR, ritenuto virtualmente identico agli elementi distintivi dei segni anteriori dell’interveniente. Il Tribunale osserva che tale coincidenza non può essere casuale.

Rigetto delle censure del ricorrente

Il Tribunale respinge uno per uno gli argomenti del ricorrente:

• non è convincente l’asserzione secondo cui egli non poteva conoscere l’uso anteriore prima del 9 settembre 2018, poiché la promozione pubblica era comunque precedente al deposito del 14 settembre 2018;
• i rapporti familiari e la comune città di residenza costituiscono elementi pertinenti nella valutazione globale;
• non vi è prova convincente che il ricorrente sia il creatore dei segni Pella/Pella-eu o che l’origine del segno contestato non sia chiaramente ricostruibile;
• la pretesa mancanza di prova dell’intenzione di danneggiare l’interveniente è smentita dagli indizi oggettivi raccolti;
• l’asserito primato commerciale del ricorrente su PABELLA non incide sulla valutazione della malafede nel caso concreto.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha errato nel ritenere che, al momento del deposito, il ricorrente agisse in malafede e che il marchio PELLA dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Il ricorso è quindi integralmente respinto. Quanto alle spese, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie e quelle dell’interveniente; l’EUIPO, avendo chiesto le spese solo in caso di udienza, sopporta le proprie spese poiché non vi è stata fase orale.

Principi pratici per la prassi

La sentenza conferma che, in materia di marchi UE, il principio del first-to-file non protegge il deposito strumentale di un segno effettuato per sottrarre a terzi l’uso di un segno già impiegato nel commercio. Per provare la malafede non serve una prova diretta dell’intenzione soggettiva: bastano indizi gravi, precisi e concordanti, purché valutati globalmente e riferiti al momento del deposito.