Corte di giustizia, Sentenza C-702/18

Impugnazione in materia di marchio UE e rischio di confusione

La Corte di giustizia, Settima Sezione, decide su un’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il conflitto tra il segno figurativo richiesto "PRIMART Marek Łukasiewicz" e il marchio spagnolo anteriore "PRIMA".

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato il 27 gennaio 2015 una domanda di marchio UE per prodotti della classe 30. Bolton Cile España SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio spagnolo anteriore PRIMA, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La divisione d’opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la quarta commissione di ricorso aveva accolto il gravame dell’opponente, annullando la decisione di primo grado e respingendo la domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso

La commissione di ricorso aveva ritenuto sussistente un rischio di confusione nel pubblico spagnolo, valorizzando:

• l’identità e la somiglianza dei prodotti;
• la somiglianza visiva media e quella fonetica superiore alla media dei segni;
• il livello di attenzione al più medio del pubblico pertinente;
• il carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore.

Quanto al termine "prima", la commissione aveva osservato che il consumatore spagnolo lo avrebbe inteso come "cugina" o "pagamento premio", e non come parola elogiativa.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva dedotto un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale aveva respinto il ricorso e, in particolare, aveva dichiarato irricevibile l’argomento relativo al carattere distintivo debole del marchio anteriore, poiché formulato per la prima volta davanti a esso, richiamando l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Questione giuridica in impugnazione

In impugnazione, la ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente applicato l’articolo 76, paragrafo 1, dichiarando irricevibile l’argomento sul debole carattere distintivo del marchio PRIMA. Secondo la ricorrente, la questione del significato della parola "prima" e della sua eventuale valenza elogiativa era un fatto notorio e, in ogni caso, il carattere distintivo del marchio anteriore sarebbe stato una questione che l’EUIPO avrebbe dovuto esaminare d’ufficio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
• l’articolo 76, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che limita negli impedimenti relativi alla registrazione l’esame dell’EUIPO agli argomenti addotti e alle richieste delle parti;
• l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta di modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso;
• l’articolo 263 TFUE e l’articolo 47 della Carta, in relazione al diritto a un controllo giurisdizionale effettivo;
• gli articoli 56 e 61 dello Statuto della Corte, per l’impugnazione e i poteri decisori della Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue tra il limite all’esame d’ufficio posto dall’articolo 76, paragrafo 1, e l’obbligo della commissione di ricorso di pronunciarsi su tutte le questioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento, quando disponga degli elementi necessari. Secondo la Corte, la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è una questione di diritto necessaria per stabilire se sussista il rischio di confusione; per questo motivo, essa può essere rilevata anche d’ufficio dall’EUIPO.

Ne consegue che tale questione rientra nell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso e può essere contestata davanti al Tribunale, anche se non era stata espressamente dedotta in sede amministrativa. La Corte afferma dunque che il Tribunale ha violato la portata dell’articolo 76, paragrafo 1, dichiarando irricevibile l’argomento della ricorrente.

Effetti dell’errore e motivazione insufficiente

La Corte respinge l’idea che l’errore sia privo di conseguenze. Il carattere distintivo del marchio anteriore è infatti uno dei fattori della valutazione globale del rischio di confusione; non si può quindi escludere che, se il Tribunale avesse esaminato nel merito l’argomento della ricorrente, sarebbe potuto giungere a una conclusione diversa.

La Corte aggiunge che, anche a voler considerare il passaggio della sentenza impugnata come un esame ad abundantiam, la motivazione sarebbe comunque insufficiente, poiché il Tribunale non ha spiegato in modo adeguato perché le argomentazioni della ricorrente dovessero essere respinte.

Dispositivo

La Corte:

• annulla la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018;
• rinvia la causa al Tribunale, poiché lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente;
• riserva la decisione sulle spese.

Principio affermato

In un procedimento di opposizione fondato sul rischio di confusione, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore non è un fatto marginale rimesso alla sola iniziativa delle parti: è una questione giuridica essenziale che l’EUIPO deve poter esaminare e che il ricorrente può contestare dinanzi al giudice dell’Unione. Pertanto, il Tribunale non può precludere tale censura per il solo fatto che sia formulata per la prima volta nel ricorso giurisdizionale.