Corte di giustizia, Sentenza C-684/19

Uso del marchio altrui in annunci online ripresi da terzi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in materia di marchi, relativo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE. La controversia opponeva due società di avvocati e verteva sulla possibilità di imputare a chi aveva commissionato un annuncio online anche la successiva ripubblicazione autonoma di quell’annuncio su altri siti Internet.

Fatti e procedimento principale

La MBK Rechtsanwälte GbR era titolare del marchio tedesco "MBK Rechtsanwälte", registrato per servizi giuridici. La mk advokaten GbR aveva inizialmente utilizzato una denominazione contenente il segno "mbk", ma il Landgericht Düsseldorf ne aveva vietato l’uso nel commercio per servizi giuridici con decisione passata in giudicato.

Successivamente, cercando su Internet, comparivano annunci relativi ai servizi della mk advokaten su siti di referenziamento di imprese, in seguito all’inserimento del termine "mbk Rechtsanwälte" in un motore di ricerca. La MBK Rechtsanwälte sosteneva che ciò dimostrasse la violazione del divieto e chiedeva l’irrogazione di un’ammenda. La mk advokaten replicava di aver commissionato unicamente l’inserzione nell’annuario online "Das Örtliche" e di aver poi chiesto la rimozione di ogni riferimento a "mbk" da tale annuario.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se un terzo menzionato in un’inserzione contenente un segno identico a un marchio faccia uso di tale marchio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, quando l’inserzione non è stata collocata da quel terzo sui siti successivi, ma è stata ripresa dai gestori di altri siti Internet a partire da un’inserzione originaria da lui collocata in violazione del marchio.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE, che attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo consenso, l’uso nel commercio di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, nonché, al paragrafo 3, alcune specifiche forme di uso, tra cui l’uso nella pubblicità. La direttiva 2008/95 è stata poi abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436, ma la Corte applica la direttiva precedente ratione temporis.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui costituisce "uso" del segno, in particolare, l’offerta di prodotti o servizi sotto quel segno e la pubblicità effettuata sotto di esso. Richiama inoltre le sentenze Google France e Google, Interflora e Daimler, dalle quali emerge che vi è uso imputabile all’inserzionista quando questi sceglie il segno e dispone la pubblicazione dell’annuncio, oppure quando il segno è impiegato come parola chiave per far apparire l’annuncio.

Tuttavia, l’elemento decisivo è che il termine "usare" implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Perciò non possono essere imputati all’inserzionista atti autonomi di altri operatori economici che agiscono di propria iniziativa e in nome proprio, senza un rapporto diretto o indiretto tale da far ritenere che operino su sua commissione e per suo conto.

La Corte precisa che non basta il fatto che la ripubblicazione dell’annuncio produca un vantaggio economico per l’operatore che promuove i propri servizi. Se i gestori dei siti hanno ripreso l’annuncio di propria iniziativa, essi stessi sono gli autori dell’uso del segno ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e i titolari del marchio possono eventualmente agire contro di loro. La circostanza che, nella precedente sentenza Daimler, l’annuncio fosse inizialmente lecito mentre qui fosse illecito fin dall’origine è ritenuta irrilevante rispetto alla questione specifica dell’imputazione dell’uso.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che una persona che opera nel commercio e che ha fatto pubblicare su un sito Internet un annuncio recante pregiudizio al marchio altrui non usa quel marchio quando altri gestori di siti Internet riprendono l’annuncio e lo inseriscono online di propria iniziativa e a nome proprio.

Implicazioni operative

Per il titolare del marchio, l’azione fondata sul diritto esclusivo non può essere automaticamente estesa al soggetto che ha commissionato l’inserzione originaria se la successiva diffusione è frutto di iniziativa autonoma di terzi. Rimangono eventualmente esperibili rimedi diversi, compresa l’azione contro i gestori dei siti che hanno ripubblicato l’annuncio e, secondo il diritto nazionale, la richiesta di restituzione di vantaggi economici.