Tribunale, Sentenza T-332/24

Opposizione al marchio UE KinkySwipe per rischio di confusione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Karneolis LTD avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE KinkySwipe. La controversia ruota attorno al confronto con il marchio nazionale italiano anteriore SWIPE, invocato da Match Group LLC per servizi nel settore dating e social networking.

Fatti e procedimento amministrativo

Karneolis aveva depositato il 8 ottobre 2021 la domanda di registrazione del segno KinkySwipe per servizi di classe 38 e 45, tra cui trasmissione elettronica di dati, accesso a piattaforme internet, chatroom e servizi di dating tramite social networking. Match Group aveva presentato opposizione il 14 gennaio 2022 fondandosi sul marchio italiano SWIPE, registrato il 24 luglio 2019 per servizi di dating e social networking in classe 45, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il diniego.

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, inoltre, che il Tribunale dichiarasse che la domanda di marchio dovesse essere accolta. Il Tribunale ha chiarito subito che, nel giudizio di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, non ha il potere di ordinare all’EUIPO di registrare il marchio, sicché il secondo capo di domanda è stato respinto per difetto di competenza.

Normativa e criteri applicati

La decisione si fonda soprattutto sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione quando, per identità o somiglianza dei segni e dei servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico, incluso il rischio di associazione. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 9 del medesimo regolamento per chiarire il contenuto dei diritti esclusivi del titolare del marchio UE e l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, per escludere che fosse richiesto in questa fase il proof of use del marchio anteriore, essendo ancora entro il periodo di cinque anni.

Pubblico pertinente e territorio rilevante

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico generale e, per alcuni servizi, anche professionisti, con livello di attenzione almeno medio. Quanto al territorio, il riferimento decisivo era l’Italia, perché il marchio anteriore era registrato in tale Stato membro. Il Tribunale ha confermato entrambe le valutazioni, sottolineando che, per il diniego alla registrazione di un marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Comparazione dei servizi

Il Tribunale ha condiviso la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui i servizi della classe 38 della domanda e quelli della classe 45 coperti dal marchio SWIPE sono simili in misura media, perché mirano entrambi a creare comunità e a consentire comunicazione e interazione tra utenti, potendo inoltre essere offerti dallo stesso operatore e risultando complementari. Ha poi confermato che i servizi di dating in classe 45 sono, in sostanza, identici, anche se descritti con formulazioni diverse o sinonimiche.

Comparazione dei segni: distintività dei termini "swipe" e "kinky"

Sul piano distintivo, il Tribunale ha ricordato che i marchi denominativi non hanno elementi dominanti in senso grafico. Ha poi esaminato se i termini inglesi "swipe" e "kinky" fossero comprensibili per il pubblico italiano. Pur essendo parole note in inglese, esse non fanno parte del lessico italiano e non possono essere considerate di significato evidente per una parte non trascurabile del pubblico italiano, né si può presumere una conoscenza di base del loro significato. Di conseguenza, per tale pubblico, i due termini risultano privi di significato e possiedono distintività media.

Valore della prassi precedente di EUIPO

La ricorrente invocava precedenti decisioni dell’EUIPO in cui il termine "swipe" era stato considerato in modo diverso. Il Tribunale ha ribadito che la legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso va valutata solo alla luce del regolamento (UE) 2017/1001 e della giurisprudenza, non di una prassi amministrativa precedente. Ha comunque rilevato che la Commissione di ricorso aveva spiegato perché quei precedenti non erano pertinenti, poiché non riguardavano la percezione del termine da parte del pubblico italiano.

Somiglianza visiva e fonetica dei segni

Poiché il marchio anteriore è composto dal solo termine SWIPE, mentre il marchio contestato contiene KinkySwipe, i segni condividono integralmente l’elemento comune "swipe". Il Tribunale ha ritenuto che la presenza del termine aggiuntivo "kinky" non basti a neutralizzare la somiglianza derivante dall’elemento comune, soprattutto in assenza di un elemento più dominante o più distintivo. Ne deriva una somiglianza visiva e fonetica di grado medio.

Somiglianza concettuale

La Commissione di ricorso aveva escluso il confronto concettuale, poiché per il pubblico italiano i segni non evocano un significato chiaro. Il Tribunale ha confermato tale conclusione: se i termini inglesi non sono comprensibili per una parte significativa del pubblico pertinente, non è possibile operare un confronto concettuale utile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nel bilanciamento complessivo, il Tribunale ha considerato: identità o somiglianza dei servizi, somiglianza visiva e fonetica media dei segni, impossibilità di confronto concettuale, distintività media del marchio anteriore. In tale contesto, la differenza apportata da "kinky" non elimina il rischio che il pubblico italiano ritenga i servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, oppure che il marchio richiesto sia una sub-brand del marchio anteriore.

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Karneolis LTD a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Match Group LLC; EUIPO, non avendo insistito sulle spese se non in caso di udienza, è stato dichiarato tenuto a sopportare le proprie spese. La sentenza conferma così il diniego alla registrazione del marchio KinkySwipe per rischio di confusione con SWIPE.