Tribunale, Sentenza T-155/22

Revoca di un marchio UE per mancato uso e classificazione dei prodotti

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 30 novembre 2022, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca di un marchio UE figurativo STAYER. La controversia riguarda l’uso genuino del marchio e, in particolare, la corretta individuazione dei prodotti per i quali tale uso è stato dimostrato.

Fatti e procedimento amministrativo

ZAO Korporaciya "Masternet" aveva chiesto la revoca del marchio UE n. 9498015, registrato per prodotti della classe 8 e descritti come "Abrading instruments (hand instruments) (discs and wheels)". La domanda di revoca, presentata il 5 luglio 2017, era fondata sul mancato uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, mentre la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento (CE) n. 207/2009, ratione temporis.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo provato l’uso genuino del marchio. In particolare, EUIPO aveva ritenuto che la prova riguardasse "abrading discs and wheels", e che tali prodotti appartenessero alla classe 8, non alla classe 7.

Questione sottoposta al Tribunale

Il ricorrente sosteneva che il marchio era stato depositato in italiano e che l’espressione "strumenti abrasivi manuali (dischi e mole)" dovesse essere intesa come riferita a utensili manuali, con la conseguenza che i documenti prodotti dall’interveniente avrebbero provato l’uso soltanto per dischi abrasivi destinati a utensili elettrici, dunque asseritamente riconducibili alla classe 7. Veniva inoltre contestato che molti documenti si riferissero a dischi da taglio e non a prodotti espressamente compresi nella registrazione.

Normativa rilevante e criteri di prova dell’uso

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio può essere revocato se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato fatto un uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi per i quali è registrato. Richiama inoltre la nozione di uso genuino, che deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio di garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi, e non può ridursi a un uso meramente simbolico.

Viene altresì richiamato che la prova dell’uso deve consentire di accertare luogo, tempo, portata e natura dell’uso, secondo la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, oggi corrispondente all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente non contestava i rilievi della commissione di ricorso relativi al tempo, al luogo, all’ampiezza e alla natura dell’uso, ma solo la qualificazione dei prodotti rispetto ai quali l’uso era stato dimostrato.

Richiama poi la sentenza STAYER del 28 maggio 2020, che aveva già affrontato una questione sostanzialmente identica. In quel precedente, il Tribunale aveva stabilito che l’espressione "hand held abrasive items (wheels and grinding wheels)" doveva essere intesa come riferita all’intera categoria dei prodotti abrasivi portatili, e che la distinzione tra i vari tipi di utensili con cui questi prodotti possono essere usati non era rilevante, poiché tutti presentano caratteristiche omogenee dal punto di vista funzionale.

Applicando tale impostazione al caso di specie, il Tribunale rileva che non vi sono differenze significative tra la descrizione in spagnolo/inglese del precedente e quella in italiano/inglese del marchio ora contestato. Di conseguenza, i "abrading discs and wheels" per i quali era stata fornita prova d’uso rientrano nella categoria "abrading instruments (hand instruments) (discs and wheels)" della classe 8.

Quanto all’argomento secondo cui i documenti riguarderebbero soltanto dischi da taglio, il Tribunale lo respinge, rilevando che il processo abrasivo comprende anche il taglio, oltre alla molatura e alla lucidatura; pertanto, anche i dischi da taglio rientrano nella più ampia categoria dei dischi abrasivi.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto dal ricorrente e, conseguentemente, respinge integralmente il ricorso. Non è necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità relativa a nuovi documenti allegati al ricorso. Il ricorrente viene inoltre condannato alle spese.

Principio affermato

Ai fini della revoca per mancato uso di un marchio UE, l’uso genuino può essere dimostrato per i prodotti così come qualificati nella registrazione, anche se la prova concreta riguarda una sottocategoria di tali prodotti; quando la formulazione del segno registrato ricomprende "discs and wheels" nell’ambito degli "abrading instruments", i dischi e le mole abrasivi provati in uso sono sufficienti a escludere la revoca, senza che rilevi la diversa destinazione a utensili manuali o motorizzati.