Tribunale, Sentenza T-562/24

Priorità nel procedimento di opposizione sul marchio COLORATURA

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo al marchio UE verbale COLORATURA. La controversia verte sulla validità del diritto di priorità rivendicato dal richiedente e, di riflesso, sulla sussistenza di un marchio anteriore idoneo a fondare l’opposizione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 28 marzo 2018 Verus EOOD, predecessore della ricorrente Capella EOOD, presentava domanda di registrazione del marchio UE COLORATURA, rivendicando la priorità di una domanda tedesca del 28 settembre 2017. La domanda riguardava prodotti delle classi 3 e 14. Il 5 aprile 2019 Cartier International AG, predecessore dell’interveniente Richemont International SA, proponeva opposizione sulla base di un marchio tedesco COLORATURA depositato il 28 dicembre 2017 e registrato il 6 febbraio 2018, per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18 e 35, invocando l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001.

La divisione di opposizione, con decisione interlocutoria del 25 maggio 2022, riteneva non valida la priorità rivendicata dalla richiedente, sul rilievo che esistesse una domanda tedesca anteriore, depositata il 21 febbraio 2017. La commissione di ricorso confermava tale impostazione con decisione del 29 agosto 2024.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva cinque motivi, sostanzialmente relativi a:

• violazione del sistema di concorrenza e del corretto funzionamento del mercato interno;
• violazione del diritto di priorità ex articolo 34 del regolamento 2017/1001;
• difetto di motivazione della decisione impugnata;
• violazione della buona fede;
• violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU per la durata eccessiva del procedimento dinanzi a EUIPO.

Il Tribunale esaminava preliminarmente i motivi relativi a motivazione e durata del procedimento, poi quelli concernenti la priorità, e infine il motivo sulla buona fede e certezza del diritto.

Normativa rilevante e quadro internazionale

Il Tribunale richiama l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sull’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO e l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali sul principio di buona amministrazione e sul termine ragionevole.

Sul piano sostanziale, la controversia si incentra sull’articolo 34, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2017/1001, che disciplina la priorità del marchio UE. Il Tribunale ricorda inoltre l’origine internazionale della disciplina nella Convenzione di Parigi, in particolare l’articolo 4, e il collegamento con l’Accordo TRIPS tramite l’articolo 2, paragrafo 1. È richiamato anche l’articolo 8 del regolamento 2017/1001 per i motivi relativi di opposizione.

Motivazione della decisione impugnata

Il primo rilievo della ricorrente era che la commissione di ricorso non avesse spiegato perché la domanda tedesca del 21 febbraio 2017 non potesse essere considerata "prima domanda" per il solo fatto che il termine semestrale per rivendicarne la priorità era ormai scaduto al 28 settembre 2017.

Il Tribunale esclude il difetto di motivazione: la commissione aveva espressamente spiegato, ai paragrafi 24-28 della decisione, che la domanda del 28 settembre 2017 non poteva essere qualificata come prima domanda perché esisteva una domanda identica del 21 febbraio 2017; aveva inoltre chiarito che la scadenza del termine di sei mesi non consente di far decorrere un nuovo periodo per ogni domanda successiva. Eventuali errori di merito nella motivazione non equivalgono a mancanza di motivazione.

Durata del procedimento e termine ragionevole

La ricorrente lamentava una durata superiore a cinque anni del procedimento dinanzi a EUIPO. Il Tribunale ricorda che il principio del termine ragionevole si applica anche ai procedimenti amministrativi dell’Unione, compresi quelli dinanzi alle commissioni di ricorso, ma la sua violazione comporta annullamento solo se la durata abbia inciso sulla difesa dell’interessato e sull’esito della controversia.

Nel caso concreto, la ricorrente non dimostrava né allegava che la durata del procedimento avesse pregiudicato la propria difesa o inciso sul risultato. Di conseguenza, anche a voler ritenere eccessiva la durata, ciò non giustificava l’annullamento della decisione.

Verifica della priorità nel procedimento di opposizione

La ricorrente sosteneva che la priorità, essendo un elemento costitutivo della domanda di marchio, non potesse essere rimessa in discussione nella fase di opposizione e dovesse essere esaminata solo al momento del deposito della domanda.

Il Tribunale respinge tale impostazione. Nella procedura di opposizione, la sussistenza di un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 2017/1001 presuppone che il diritto invocato dall’opponente preesista effettivamente alla domanda contestata; pertanto, EUIPO deve verificare d’ufficio tale elemento e può contestare la priorità annotata nel registro. Ne segue che era corretto esaminare la validità della priorità rivendicata dalla richiedente.

Interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001

Sul punto centrale, il Tribunale chiarisce che il concetto di "prima domanda" va letto nel senso letterale, sistematico e teleologico della disposizione.

In primo luogo, il testo dell’articolo 34, paragrafo 1, non definisce la "prima domanda", ma lega ad essa il decorso del termine di sei mesi per rivendicare la priorità: ciò implica una sola prima domanda in senso cronologico, non una nuova "prima domanda" ogni sei mesi.

In secondo luogo, l’articolo 34, paragrafo 4, mostra che una domanda successiva può essere trattata eccezionalmente come prima domanda solo in presenza di condizioni rigorose: la domanda precedente deve essere stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere resa accessibile al pubblico e senza residui diritti, e non deve aver già fondato una rivendicazione di priorità. Tale eccezione sarebbe incompatibile con la tesi della ricorrente, che consentirebbe una catena di domande nazionali idonea a prolungare indefinitamente il periodo di priorità.

In terzo luogo, la finalità della disciplina, desunta dalla Convenzione di Parigi, è consentire al titolare di depositare successivamente lo stesso marchio in altri Stati contraenti entro un periodo unico di sei mesi, beneficiando di una protezione temporanea contro domande di terzi. Non è invece ammissibile una strategia di deposito seriale volta a monopolizzare il segno per periodi successivi di sei mesi. Il Tribunale richiama in proposito la giurisprudenza TELEYE e ATHLET.

Di conseguenza, la domanda tedesca del 21 febbraio 2017 non poteva essere ignorata ai fini della qualificazione della domanda del 28 settembre 2017 come prima domanda, e la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto nell’escludere la priorità rivendicata.

Inapplicabilità dell’articolo 34, paragrafo 4

La ricorrente invocava anche l’articolo 34, paragrafo 4, sostenendo che la domanda del 21 febbraio 2017 non fosse stata pubblicata in modo completo e che, comunque, il relativo diritto di priorità fosse definitivamente scaduto.

Il Tribunale chiarisce che il fatto che una domanda precedente non possa più servire come base di priorità non basta, da solo, a consentire la qualificazione di una domanda successiva come "prima domanda". Occorre che la domanda precedente soddisfi tutte le condizioni dell’articolo 34, paragrafo 4.

Nel caso di specie, la domanda del 21 febbraio 2017 era stata pubblicata; la pubblicazione parziale dei prodotti o servizi, dovuta alla disciplina tedesca applicabile, non impediva la consultabilità della domanda. Inoltre, tale domanda poteva ancora essere oggetto di reintegrazione dei diritti ai sensi del diritto tedesco, sicché non si poteva dire che non lasciasse "alcun diritto residuo". Una delle condizioni cumulative dell’articolo 34, paragrafo 4, risultava quindi mancante.

Buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento

La ricorrente affermava che EUIPO avesse inizialmente lasciato intendere che l’opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile, inducendola a confidare nella validità della priorità rivendicata, salvo poi mutare orientamento dopo un lungo periodo.

Il Tribunale richiama i presupposti del legittimo affidamento: assicurazioni precise, incondizionate e conformi alle regole applicabili, provenienti da fonte autorizzata. Anche a voler ritenere che la lettera del 5 novembre 2020 avesse generato un’aspettativa favorevole, tale aspettativa non poteva vincolare la commissione di ricorso, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Inoltre, quella posizione preliminare si fondava su elementi non ancora sottoposti al contraddittorio con l’interveniente, e dunque non conformi alle regole del procedimento. Il motivo è pertanto respinto.

Decisione e regime delle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Capella EOOD è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Richemont International SA; EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia consolida alcuni punti di rilievo pratico per la prassi dei marchi UE:

• la priorità ex articolo 34 del regolamento 2017/1001 è ancorata a una sola prima domanda in senso cronologico;
• non è consentito costruire una catena di domande nazionali per ottenere ciclicamente nuovi periodi di priorità;
• EUIPO può verificare la validità della priorità anche nel procedimento di opposizione;
• una durata eccessiva del procedimento non comporta automaticamente annullamento, se non incide sulla difesa;
• il legittimo affidamento non può fondarsi su una posizione provvisoria adottata in violazione del contraddittorio.