Corte di giustizia, Sentenza C-17/24

Marchio dell’Unione europea: nullità per forma tecnica e malafede

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia tra CeramTec GmbH e Coorstek Bioceramics LLC. Il caso concerne la validità di tre marchi dell’Unione europea relativi al colore rosa dei componenti ceramici per protesi mediche, depositati dopo la scadenza di un brevetto precedente.

Fatti e procedimento principale

CeramTec, titolare di un brevetto europeo scaduto nel 2011, ha depositato nel 2011 tre domande di marchio UE: un marchio di colore, un marchio figurativo e un marchio tridimensionale, tutti collegati al colore rosa pantone 677C per prodotti ceramici destinati a impianti ortopedici. In un giudizio per contraffazione promosso da CeramTec contro Coorstek, quest’ultima ha proposto domanda riconvenzionale di nullità dei marchi. La cour d’appel de Paris ha dichiarato i marchi nulli per malafede, ritenendo che il deposito mirasse a prolungare il monopolio sulla soluzione tecnica già coperta dal brevetto scaduto.

Normativa rilevante

La Corte interpreta il regolamento (CE) n. 207/2009 nella sua versione originaria, applicabile ratione temporis. In particolare vengono in rilievo:

• articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii): esclusione dalla registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
• articolo 52, paragrafo 1, lettera a): nullità per registrazione contraria all’articolo 7;
• articolo 52, paragrafo 1, lettera b): nullità per malafede del richiedente al momento del deposito;
• articolo 99, paragrafo 1: presunzione di validità del marchio UE. La Corte richiama anche l’articolo 267 TFUE, l’articolo 252, secondo comma, TFUE e l’articolo 83 del regolamento di procedura in relazione alla domanda di riapertura della fase orale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

• se il motivo di nullità per contrasto con l’articolo 7 e quello per malafede siano autonomi o se uno escluda l’altro;
• se la malafede possa essere accertata sulla base della sola convinzione del richiedente che il segno esprima una soluzione tecnica, anche senza dimostrare che il segno rientri effettivamente nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii);
• se la malafede possa essere valutata alla luce di circostanze emerse solo dopo il deposito.

Motivi della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che i due motivi di nullità assoluta sono autonomi e non si escludono reciprocamente. La lettera a) dell’articolo 52 rinvia agli impedimenti assoluti della registrazione e mira a sanzionare un difetto del marchio stesso; la lettera b) sanziona invece un difetto della domanda, cioè il comportamento scorretto del richiedente.

La Corte sottolinea che la disciplina dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), serve a evitare che il diritto dei marchi diventi uno strumento per perpetuare senza limiti temporali un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie, in contrasto con la scadenza dei diritti di brevetto. Tuttavia, ciò non impedisce di valutare separatamente la malafede, che risponde a una logica distinta di lealtà concorrenziale.

Motivi della Corte sulla seconda questione

La malafede va apprezzata globalmente sulla base di indizi pertinenti e concordanti e in relazione all’intenzione effettiva del richiedente. La Corte precisa che, in una situazione come quella del procedimento principale, può rilevare il fatto che il richiedente abbia cercato di estendere il monopolio su una soluzione tecnica già tutelata da un brevetto scaduto.

In tale contesto, l’opinione del richiedente sull’idoneità del segno a esprimere la soluzione tecnica:

• può essere presa in considerazione come elemento probatorio;
• non è però, da sola, sufficiente a fondare la malafede;
• è rilevante anche se non si dimostra che il segno sia effettivamente esclusivamente la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii).

Tra gli elementi da valutare figurano anche la natura del marchio contestato, l’origine del segno, il suo uso sin dalla creazione, la portata del brevetto scaduto, la logica commerciale del deposito e la cronologia degli eventi. La Corte ribadisce inoltre che, in base all’articolo 99, paragrafo 1, chi chiede la nullità deve fornire gli indizi pertinenti, mentre il titolare può replicare con spiegazioni plausibili di una strategia commerciale legittima.

Motivi della Corte sulla terza questione

La malafede deve essere valutata al momento del deposito della domanda di marchio. Circostanze successive possono eventualmente servire come indizi dell’intenzione originaria, ma non possono fondare una valutazione di malafede basata su fatti o conoscenze emersi solo dopo il deposito.

Nel caso concreto, la circostanza che CeramTec abbia scoperto soltanto dopo il deposito che l’ossido di cromo non aveva in realtà un effetto tecnico non può incidere retroattivamente sulla percezione che la società aveva al momento della domanda.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• il motivo di nullità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e il motivo di nullità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sono autonomi ma non reciprocamene esclusivi;
• la malafede può essere suffragata dall’opinione del richiedente sull’idoneità del segno a esprimere una soluzione tecnica brevettata, anche senza accertare la ricorrenza dell’impedimento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii);
• la malafede non può essere valutata sulla base di circostanze intervenute dopo il deposito.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la decisione conferma che il contenzioso sulla validità di marchi collegati a caratteristiche tecniche o a soluzioni già brevettate richiede una difesa articolata su due piani distinti: da un lato la verifica oggettiva dell’impedimento assoluto alla registrazione, dall’altro la ricostruzione dell’intenzione del depositante. La sentenza rafforza inoltre l’idea che il tentativo di usare il marchio per prolungare un monopolio brevettuale possa integrare malafede anche quando il segno non ricada integralmente nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii).