Tribunale, Ordinanza T-19/22

Marchio dell'Unione europea tridimensionale della forma di uno scooter: ricorso incidentale e limiti del sindacato del Tribunale

L'ordinanza riguarda un procedimento di annullamento dinanzi al Tribunale contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un marchio UE tridimensionale corrispondente alla forma dello scooter Vespa. Nel medesimo contenzioso, la controinteressata nel procedimento amministrativo ha proposto un ricorso incidentale per ottenere ulteriori effetti favorevoli rispetto alla decisione impugnata.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Piaggio aveva depositato nel 2013 la domanda di registrazione del segno tridimensionale per prodotti delle classi 12 e 28, rispettivamente "scooter" e "modellini di scooter". L'EUIPO aveva inizialmente sollevato un rilievo di mancanza di carattere distintivo, ma il marchio era stato poi registrato nel 2014 con l'indicazione di un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso.

Nel 2014 Zhejiang Zhongneng aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio invocando sia motivi di nullità relativa, basati su un modello comunitario anteriore, sia motivi di nullità assoluta fondati sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punti ii) e iii), e sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso aveva accolto il ricorso dell'interveniente e dichiarato la nullità del marchio per difetto di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), senza esaminare gli altri motivi dedotti.

Oggetto del ricorso incidentale

Dinanzi al Tribunale, Zhejiang Zhongneng ha chiesto, in via principale, la riforma della decisione impugnata affinché fosse dichiarata la nullità del marchio sulla base dei motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009. In subordine, ha chiesto che il Tribunale, in caso di rinvio alla commissione di ricorso, ingiungesse a quest'ultima di esaminare tali motivi ulteriori.

Normativa processuale e diritto applicabile

Il Tribunale ricorda che il diritto sostanziale applicabile è quello vigente alla data di deposito della domanda di registrazione, cioè il regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Rileva inoltre che, nelle cause di proprietà intellettuale, l'interveniente dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali e può proporre ricorso incidentale ai sensi dell'articolo 182 del regolamento di procedura.

Ragionamento del Tribunale sulla domanda di riforma

Quanto al primo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, il Tribunale osserva che il potere di riforma previsto dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 presuppone che l'organo giurisdizionale possa determinare quale decisione la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare sulla base degli elementi già esaminati. Tale potere non consente, però, di sostituirsi alla commissione di ricorso su questioni sulle quali essa non si è pronunciata.

Poiché nella decisione impugnata la commissione di ricorso aveva esaminato solo il motivo di nullità fondato sulla mancanza di carattere distintivo e non i motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), il Tribunale conclude che non può pronunciarsi in riforma su tali profili. Il capo di conclusioni è quindi respinto in quanto irricevibile.

Ragionamento del Tribunale sulla domanda di ingiunzione all'EUIPO

Quanto al secondo capo delle conclusioni, il Tribunale richiama l'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, secondo cui spetta all'EUIPO adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del giudice dell'Unione. Ne deriva che il Tribunale non ha il potere di rivolgere ingiunzioni all'EUIPO circa il contenuto delle determinazioni che l'Ufficio dovrà adottare in seguito a una sentenza di annullamento o di rinvio.

Di conseguenza, la domanda volta a ottenere un ordine diretto all'EUIPO affinché esamini determinati motivi di nullità è respinta per incompetenza del Tribunale.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge il ricorso incidentale in parte per irricevibilità e in parte per incompetenza. Condanna Zhejiang Zhongneng a sopportare le spese relative al ricorso incidentale, comprese quelle sostenute dall'EUIPO e dalla ricorrente principale, secondo le conclusioni formulate dalle parti.

Principi ricavabili

L'ordinanza ribadisce due limiti importanti nel contenzioso sui marchi UE:

• il potere di riforma del Tribunale non può estendersi a motivi o questioni che la commissione di ricorso non ha esaminato;
• il giudice dell'Unione non può impartire all'EUIPO ordini sul contenuto dell'esecuzione della sentenza, perché tale esecuzione spetta all'Ufficio ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.