Tribunale, Sentenza T-565/24

Marchio dell’Unione europea ITRON: opposizione e nesso ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione. Al centro della controversia vi è la domanda di registrazione del marchio verbale ITRON per vari prodotti delle classi 9, 11 e 20 e l’opposizione proposta dal titolare di due marchi anteriori ITRON, di cui uno dotato di rinomanza per taluni beni e servizi nel settore degli smart utility meters e delle soluzioni software connesse.

Fatti e procedimento amministrativo

La richiedente la registrazione, Advanced Sanitairy Technologies, aveva depositato il segno ITRON per prodotti elettronici, apparecchi di illuminazione e riscaldamento, impianti di ventilazione e altre merci di consumo. Itron, Inc. aveva proposto opposizione fondandosi, in particolare, su due marchi anteriori dell’Unione verbali ITRON, richiamando i motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo, da un lato, inapplicabile l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per difetto di somiglianza tra i prodotti e servizi; dall’altro, che per l’articolo 8, paragrafo 5, la distanza tra i prodotti e servizi fosse tale da impedire al pubblico di stabilire un nesso tra i segni.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001;
• errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare anzitutto il primo motivo, relativo alla tutela rafforzata del marchio anteriore rinomato.

Quadro normativo e criteri applicabili all’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 tutela il titolare di un marchio anteriore registrato e dotato di rinomanza quando il segno richiesto sia identico o simile al marchio anteriore e il suo uso senza giusto motivo possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, o recargli pregiudizio.

Le condizioni sono cumulative:

• il marchio anteriore deve essere registrato;
• i segni devono essere identici o simili;
• il marchio anteriore deve avere rinomanza nell’Unione;
• l’uso del segno richiesto deve poter causare un rischio di indebito vantaggio o pregiudizio.

Il Tribunale ribadisce inoltre che il "nesso" tra i segni, percepito dal pubblico rilevante, è una precondizione implicita dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, e deve essere accertato globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

• grado di somiglianza tra i segni;
• forza della rinomanza del marchio anteriore;
• natura dei prodotti e servizi, inclusa la loro vicinanza o dissomiglianza, e pubblico di riferimento;
• grado di carattere distintivo del marchio anteriore, intrinseco o acquisito;
• eventuale rischio di confusione.

Valutazione del Tribunale sul primo motivo: errore di valutazione della distanza tra prodotti, servizi e pubblici

Il Tribunale osserva che non erano contestati due dati centrali: il marchio richiesto era identico al marchio anteriore 1 e quest’ultimo godeva di rinomanza media in alcuni Stati membri per smart utility meters e soluzioni software collegate. Pertanto, le prime tre condizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, risultavano soddisfatte.

Quanto al "nesso", la commissione di ricorso aveva valorizzato la differenza tra i prodotti e servizi: i beni richiesti erano qualificati come semplici, tangibili e meccanici, mentre quelli coperti dal marchio rinomato erano considerati sofisticati e immateriali. Aveva inoltre concluso che i rispettivi pubblici fossero completamente diversi, escludendo ogni collegamento di mercato.

Il Tribunale censura tale impostazione perché:

• la sola differenza tra prodotti e servizi non basta, di per sé, a escludere il nesso tra i marchi;
• l’argomento secondo cui il pubblico generale fosse parte del pubblico rilevante per gli smart meters e per le soluzioni software non era sufficientemente provato;
• tuttavia, la commissione aveva errato nel ritenere che i pubblici fossero del tutto separati, poiché le imprese elettriche facevano parte sia del pubblico rilevante del marchio anteriore rinomato sia di quello dei prodotti richiesti.

Su questo punto il Tribunale riconosce dunque un errore di valutazione.

Valutazione del Tribunale sul secondo profilo del primo motivo: mancato esame globale dei fattori

Il Tribunale accoglie anche la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe fondato il rigetto quasi esclusivamente sulla distanza tra i prodotti e i servizi, senza svolgere una valutazione globale dei fattori rilevanti.

In particolare, la commissione:

• ha concentrato l’analisi sul solo fattore della distanza tra i beni e i servizi;
• ha trascurato di esaminare adeguatamente il carattere distintivo del marchio anteriore rinomato;
• non ha verificato se tale marchio fosse unico o essenzialmente unico, profilo che la giurisprudenza considera rilevante perché rafforza la capacità distintiva e la possibilità che il pubblico stabilisca un nesso.

Il Tribunale esclude che tale esame possa ritenersi implicito. Ne deriva un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5.

Esito del giudizio e dispositivo

Poiché la valutazione dell’EUIPO era viziata sia da errore di valutazione sia da errore di diritto nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, il primo motivo viene accolto. Il Tribunale ritiene che ciò sia sufficiente per annullare integralmente la decisione impugnata, senza necessità di esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Il Tribunale respinge anche la richiesta di udienza, osservando di disporre di elementi sufficienti per decidere.

Principi affermati

La pronuncia riafferma che, nelle opposizioni basate sulla rinomanza del marchio, il nesso tra i segni non può essere negato automaticamente in ragione della sola distanza tra i prodotti o servizi. Occorre una valutazione globale e concreta di tutti i fattori pertinenti, compreso il carattere distintivo del marchio anteriore e l’eventuale sovrapposizione del pubblico di riferimento.