Cassazione Civile, Sentenza n. 29574/2020 del 24/12/2020

Esito

La controversia

Contenzioso complesso su marchi e indicazioni di provenienza: B.B. contestava la registrazione del marchio "Budweiser" da parte di A.B. per decettività e chiedeva tutela come indicazione geografica (IGP) nonché risarcimento per concorrenza sleale e inadempimenti contrattuali storici; A.B. invocava il proprio preuso del segno in Italia (diritto di preuso) e chiedeva la nullità dei marchi di B.B.

La decisione

La Corte di Cassazione, riuniti i procedimenti connessi, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da B.B. (ossia non ha ritenuto sussistere errori di fatto idonei a revocare la precedente pronuncia di cassazione). Quanto al complesso ricorso principale, la Corte ha esaminato numerosi profili: ha confermato i limiti dell'impugnazione per revocazione (la revocazione è ammessa solo per errori di fatto manifesti ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c.), ha ribadito che la protezione delle denominazioni geografiche può riguardare anche toponimi storici notorî, ma ha inoltre precisato i limiti di opponibilità dei giudicati (le statuizioni rese tra le parti non sono automaticamente opponibili a terzi estranei). In alcuni passaggi (esame della vicenda dei distributori) la Corte ha accolto specifiche censure sui profili di legittimazione dei distributori (non potevano essere preclusi da giudicato formato in altra causa), mentre ha respinto altre doglianze di B.B. ritenute inammissibili o di diritto. Nel complesso molte questioni sono state rinviate o lasciate alla valutazione del giudice di merito nei rami rimessi.

Norme richiamate

• art.14 Codice della Proprietà Industriale (ex art.18 l.m.)

  "l'illiceità di quei segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica"

  L'art.14 è interpretato in senso ampio: il concetto di "provenienza geografica" comprende anche denominazioni storiche o non più ufficiali se la notorietà del collegamento perdura

• art.21, comma 3 Codice della Proprietà Industriale

  divieto di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso

  In linea di principio l'accertamento di nullità può imporre il divieto d'uso a chiunque; la Corte tuttavia distingue gli effetti temporali e soggettivi e valuta la rilevanza del giudicato e del preuso

• art.29 Codice della Proprietà Industriale

  sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località

  Ribadito che la normativa tutela indicazioni di provenienza ma non limita la nozione ai soli toponimi formalmente attuali

• art.391-bis e art.395, n.4 c.p.c. (revocazione e errore di fatto)

  il ricorso per revocazione è consentito solo per errore materiale o errore di fatto risultante dagli atti

  La Corte conferma la stretta portata della revocazione: solo errori di fatto evidenti e non errori di diritto o di valutazione giustificano la revocazione

• art.384 cod.proc.civ. (decisione nel merito e rinvio)

  la Corte può decidere nel merito o cassare con rinvio; il giudice di rinvio deve tener conto del principio enunciato

  Quando la Cassazione rinvia, il giudice del rinvio deve attuare il principio di diritto indicato; la Cassazione non è revocabile per errata interpretazione del proprio precedente

• Reg. CE 510/2006 e Reg. UE 1151/2012 (IGP/DOP)

  protezione delle indicazioni geografiche registrate a livello europeo

  La tutela IGP comunitaria richiede prova di conformità al disciplinare e la protezione concerne le forme di denominazione registrate (la questione delle traduzioni/lingua è rilevante)

• Direttiva 2004/48/CE e Direttiva 2015/2436/UE

  misure per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; armonizzazione delle procedure per i marchi

  Rilevate le norme europee sull'enforcement e la disciplina della legittimazione all'azione (licenziatari etc.), ma applicazione subordinata alle regole nazionali sulla titolarità e alla clausole contrattuali

• art.2598 cod.civ. (concorrenza sleale)

  art.2598 n.1, n.2, n.3 (atti di confondibilità, appropriazione di pregi, scorrettezza professionale)

  La Corte distingue le diverse ipotesi di concorrenza sleale e richiede specificità nella domanda e nella prova; alcune domande dei distributori sono state ritenute precluse o incompatibili con giudicati

Massime di principio

• La revocazione delle sentenze di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto immediatamente e incontrovertibilmente riscontrabili negli atti; errori di diritto o di interpretazione del giudicato non sono materia di revocazione
• Una denominazione geografica storica può essere rilevante ai fini dell'illiceità/decettività del marchio se la notorietà del collegamento con il prodotto è perdurante, indipendentemente dal fatto che il toponimo sia attualmente ufficiale
• Per valutare la decettività occorre considerare la situazione e la notorietà alla data rilevante (di norma la data di registrazione del marchio contestato); il giudice del rinvio deve verificare il permanere della notorietà per i periodi successivi se richiesto dal mandato
• La tutela IGP comunitaria richiede prova di conformità al disciplinare e la protezione riguarda le denominazioni registrate nelle forme in cui sono riconosciute (la questione della traduzione del toponimo in altra lingua può essere decisiva)
• Il diritto di preuso può produrre efficaci limiti all'uso successivo del segno ma la portata degli effetti (soggettivi e temporali) dipende dall'accertamento in giudicato e dal relativo ambito dell'azione; la nullità della registrazione non cancella automaticamente tutti gli eventuali diritti altrui
• I giudicati formatisi tra le parti non sono automaticamente opponibili a terzi estranei: la decisione in un processo non vincola chi non vi ha partecipato e la legittimazione ad agire (es. dei distributori) va verificata autonomamente
• In giudizio devono essere distinte con precisione le domande di merito (es. nullità del marchio) dalle domande consequenziali successive (es. inibitorio dopo passaggio in giudicato); la tardività o l'inammissibilità di nuove conclusioni possono dipendere dalle regole di cumulazione e dall'art.183 c.p.c.
• In controversie di marchio/IGP è cruciale l'onere probatorio: notorie affermazioni sulla notorietà richiedono documentazione adeguata riferita al periodo rilevante; decisioni di merito che eseguono accertamenti fattuali non sono sindacabili in cassazione salvo violazioni di legge