Tribunale, Sentenza T-404/24

Revoca del marchio UE "Discovery" per uso di "stems for hookahs"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se l’uso del segno per componenti di narghilè possa valere anche per la registrazione relativa ai "hookahs" in classe 34.

Fatti e procedimento amministrativo

Starbuzz Tobacco Inc. aveva depositato nel 2015 la domanda di registrazione del marchio denominativo "Discovery" per prodotti delle classi 4, 21 e 34. A seguito della domanda di revoca presentata da Mayflix GmbH nel 2022 ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, la Cancellation Division aveva revocato il marchio per quasi tutti i prodotti, mantenendolo solo per "hookahs; all the aforesaid goods not for medical purposes".

Mayflix aveva impugnato tale decisione davanti alla Commissione di ricorso, che aveva annullato in parte la decisione della Cancellation Division e dichiarato il marchio revocato anche per i "hookahs". Starbuzz ha quindi proposto ricorso al Tribunale chiedendo annullamento e riforma della decisione.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in giudizio

EUIPO eccepiva l’inammissibilità degli allegati da A.9 ad A.15, perché prodotti per la prima volta davanti al Tribunale. Quest’ultimo ricorda che il controllo di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere effettuato sulla base del quadro fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione stessa, ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento (UE) 2017/1001, nonché dell’articolo 188 del regolamento di procedura.

Di conseguenza, gli allegati nuovi sono dichiarati irricevibili e non vengono esaminati.

Quadro normativo e criteri sull’uso genuino

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio è revocato se, per un periodo continuativo di cinque anni, non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione in relazione ai prodotti o servizi per cui è registrato, salvo giustificati motivi di mancato uso.

Ricorda inoltre che:

• l’uso genuino è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi e preservarne o crearne uno sbocco sul mercato;
• la valutazione deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, incluse natura del bene, caratteristiche del mercato, pratiche commerciali e intensità e frequenza dell’uso;
• ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, la revoca è limitata ai soli prodotti o servizi per i quali manca l’uso genuino.

Il criterio delle sottocategorie autonome

Richiamando la giurisprudenza su uso parziale e sottocategorie, il Tribunale ribadisce che, se il marchio è registrato per una categoria ampia, l’uso per una parte di essa tutela soltanto la sottocategoria cui i prodotti effettivamente usati appartengono. Tuttavia, il concetto di "parte dei prodotti" non coincide con ogni variazione commerciale, ma soltanto con categorie o sottocategorie sufficientemente distinte e coerenti.

Il criterio decisivo per definire una sottocategoria è il destino o uso specifico del prodotto, poiché il consumatore ricerca un bene idoneo a soddisfare un’esigenza particolare. La natura e le caratteristiche del prodotto, da sole, non bastano a fondare una sottocategoria autonoma.

Ragionamento della Corte sul caso concreto

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che "hookahs" e "stems for hookahs" fossero due sottocategorie indipendenti perché:

• gli steli devono essere combinati con altri componenti prima dell’uso;
• lo stelo non serve direttamente per fumare, mentre il narghilè sì;
• gli steli possono anche essere usati come ricambi.

Il Tribunale censura tale impostazione per più ragioni:

• il solo fatto che un prodotto debba essere combinato con altri componenti non basta a renderlo una sottocategoria autonoma;
• il criterio del destino va riferito ai bisogni del pubblico di riferimento, non alla sola necessità di assemblaggio;
• escludere la continuità tra componente principale e prodotto finito ignorerebbe l’interesse legittimo del titolare a sviluppare in futuro la propria gamma sotto lo stesso marchio.

Inoltre, le prove già agli atti mostravano che nel settore interessato alcuni operatori commercializzano gli "stems for hookahs" usando il termine "hookahs" o sinonimi equivalenti come "water pipes", e che i cataloghi dell’impresa distinguevano tra "hookahs" e "hookah accessories", non includendo gli steli tra questi ultimi. Questo conferma che gli steli non sono equiparabili ai semplici accessori, ma neppure hanno una funzione diversa dal prodotto complessivo.

Il Tribunale osserva anche che le dichiarazioni dei distributori facevano riferimento ai soli "hookahs" per designare i prodotti venduti sotto il marchio contestato, e che il richiamo ad altri marchi dell’impresa non è pertinente, poiché il procedimento riguarda solo il marchio "Discovery".

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso ha errato nel ritenere che "stems for hookahs" e "hookahs" fossero sottocategorie separate e indipendenti. Poiché il segno era stato usato per la parte principale del narghilè e tale uso non può essere isolato come uso per un bene del tutto diverso, la decisione impugnata viene annullata.

La domanda di riforma è respinta, perché la Commissione di ricorso non si era pronunciata sugli altri requisiti dell’uso genuino oltre a quello relativo alla natura dei prodotti. Quanto alle spese, EUIPO è condannata alle spese del procedimento, mentre l’interveniente sopporta le proprie.