Tribunale, Sentenza T-1/24

Decadenza per non uso del marchio denominativo SANDOKAN

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Kartroi LLC avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la decadenza della registrazione internazionale dell’Unione europea del marchio denominativo SANDOKAN per mancato uso effettivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio SANDOKAN era stato registrato internazionalmente il 4 dicembre 2011 dal dante causa della ricorrente e notificato all’EUIPO il 29 marzo 2012. La registrazione copriva prodotti delle classi 9, 16, 25 e 28, con un ampio elenco di supporti audiovisivi, pubblicazioni, abbigliamento, giocattoli e prodotti collegati al merchandising.

Il 9 giugno 2021 Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA ha chiesto la declaratoria di inefficacia della registrazione per tutti i prodotti, ai sensi dell’articolo 198, paragrafo 2, e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il marchio non era stato usato effettivamente per un periodo ininterrotto di cinque anni. La divisione di annullamento ha accolto la domanda il 9 novembre 2022 e la commissione di ricorso ha respinto il successivo ricorso della titolare con decisione del 21 settembre 2023.

Ricevibilità di documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

EUIPO e interveniente hanno eccepito l’irricevibilità di diversi allegati al ricorso, in particolare documenti relativi a corrispondenza, articoli online, una decisione del Tribunale di Roma e dati social. Il Tribunale ha ricordato che la legittimità della decisione impugnata va valutata alla luce degli elementi disponibili al momento della sua adozione e che non possono essere introdotti dinanzi al Tribunale nuovi elementi di prova destinati a dimostrare fatti non dedotti nel procedimento amministrativo.

Per tale ragione, gli allegati A.2-A.13 e A.17-A.18 sono stati dichiarati irricevibili. È invece stato ritenuto ricevibile l’allegato A.15, in quanto recante giurisprudenza nazionale alla quale una parte può fare riferimento anche se successiva al procedimento dinanzi all’EUIPO.

Quadro normativo e criteri sull’uso effettivo

Il Tribunale ha richiamato la disciplina della decadenza per non uso e i criteri consolidati sull’uso effettivo del marchio. Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, il titolare decade se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per cinque anni, salvo giustificati motivi.

L’uso è effettivo quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, cioè per creare o mantenere uno sbocco di mercato. La prova deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, e deve basarsi su elementi concreti e oggettivi; la valutazione va condotta in modo complessivo, tenendo conto di volume, durata, frequenza, caratteristiche del mercato e natura dei prodotti. Un uso anche minimo può bastare, ma non se è puramente simbolico; quanto più il volume è limitato, tanto più servono elementi ulteriori capaci di dissipare i dubbi sull’effettività dell’uso.

Valutazione delle prove d’uso fornite nel procedimento amministrativo

Nel procedimento amministrativo la commissione di ricorso aveva esaminato fotografie di siti web, ordini online, schermate di profili Instagram, Facebook e YouTube, nonché una foto del Google Play Store relativa a un videogioco denominato SANDOKAN. Il Tribunale ha condiviso la conclusione secondo cui tali elementi non dimostravano un uso effettivo.

Il volume delle vendite risultava molto scarso: gli ordini documentati riguardavano 68 magliette, 4 notebook, 3 custodie per cellulari, 4 videogiochi e 7 ordini del videogioco SANDOKAN, concentrati soprattutto negli ultimi tre mesi del periodo di riferimento. Tale limitatezza, unita ai prezzi poco elevati dei prodotti, rendeva insufficiente la sola prova delle vendite per dimostrare un reale sfruttamento commerciale.

Le pagine web mostravano che i prodotti erano offerti in vendita, ma non dimostravano in modo adeguato che fossero effettivamente venduti né l’ampiezza della loro diffusione. Analogamente, la mera presenza del marchio su siti accessibili nell’Unione o su profili social non consentiva di presumere che il materiale promozionale avesse raggiunto un pubblico sufficiente nell’Unione, in assenza di dati affidabili sulla provenienza e sul numero effettivo dei fruitori.

Profili social, follower e visibilità online

La ricorrente sosteneva che il numero di follower, l’engagement rate di Instagram e le impressioni su YouTube provassero la notorietà e l’uso del marchio. Il Tribunale ha replicato che la quasi totalità delle schermate prodotte non mostrava i prodotti commercializzati con il marchio, ma solo contenuti relativi al progetto audiovisivo SANDOKAN; solo una fotografia mostrava due magliette recanti il marchio.

Il numero complessivo di follower indicato non è stato ritenuto significativo, anche perché poteva includere duplicazioni tra Instagram e Facebook. Mancava inoltre ogni prova della reale diffusione di tali contenuti presso il pubblico dell’Unione. Di conseguenza, i dati social non bastavano a compensare l’esiguità delle vendite né a dimostrare l’uso effettivo.

Inutilizzabilità delle ordinanze del Tribunale di Roma e irrilevanza del progetto audiovisivo

La ricorrente invocava due ordinanze del Tribunale di Roma che avrebbero riconosciuto l’uso effettivo del marchio e sosteneva che l’uso dovesse essere valutato alla luce del progetto audiovisivo "Sandokan" e delle peculiarità del settore cinematografico. Il Tribunale ha respinto tali argomenti.

Le ordinanze italiane riguardavano un diverso oggetto, ossia una domanda di accertamento negativo della contraffazione e la possibile interferenza tra il progetto televisivo dell’interveniente e la sfera di tutela del marchio. Non erano quindi pertinenti alla prova dell’uso effettivo. Quanto al progetto audiovisivo e alle peculiarità del settore, l’argomento è stato dichiarato irricevibile perché sollevato solo dinanzi al Tribunale e non nel procedimento amministrativo; inoltre, i relativi documenti probatori erano stati in larga misura dichiarati irricevibili.

Decisione e spese

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente svolto una valutazione complessiva delle prove e legittimamente ritenuto non dimostrato l’uso effettivo del marchio SANDOKAN nel periodo di riferimento, dal 9 giugno 2016 all’8 giugno 2021. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente e Kartroi LLC è stata condannata alle spese.