Tribunale, Sentenza T-493/20

Opposizione tra SFORA WEAR e i marchi anteriori Sfera / Sfera KIDS

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione. Il Tribunale, Seconda Sezione, esamina sia la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore sia la sussistenza del rischio di confusione tra i segni e i prodotti in conflitto.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 21 settembre 2016 Andrzej Koc ha depositato la domanda di registrazione del marchio UE denominativo SFORA WEAR per prodotti delle classi 18, 24 e 25. Sfera Joven, SA ha proposto opposizione fondandola su due marchi figurativi anteriori: Sfera KIDS, per prodotti delle classi 18 e 25, e Sfera, per prodotti della classe 24.

Nel procedimento dinanzi all’EUIPO, il richiedente ha chiesto la prova dell’uso effettivo del marchio Sfera KIDS ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001. L’opponente ha prodotto documentazione ritenuta, in parte, insufficiente. La divisione di opposizione ha accolto solo parzialmente l’opposizione in relazione ad alcuni prodotti, ma l’ha respinta quanto al marchio Sfera KIDS per difetto di prova dell’uso effettivo. La commissione di ricorso ha poi confermato integralmente il rigetto per i prodotti oggetto dell’impugnazione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorso si fondava su due motivi principali:

• violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, per avere la commissione di ricorso erroneamente negato la prova dell’uso effettivo del marchio Sfera KIDS;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per avere escluso il rischio di confusione tra SFORA WEAR e il marchio anteriore Sfera.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 21 settembre 2016, la controversia è disciplinata sul piano sostanziale dal regolamento n. 207/2009, mentre le norme processuali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama inoltre:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
• articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001;
• articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;
• articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio Sfera KIDS

Il Tribunale ricorda i criteri consolidati per l’uso effettivo: il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti, in modo reale e non meramente simbolico; occorre una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto del settore economico, della natura dei prodotti, della durata, della frequenza e dell’entità dell’uso.

Nel caso concreto, gli elementi prodotti dall’opponente consistevano essenzialmente in:

• stampe di pagine web con immagini di bambini che indossano capi di abbigliamento;
• una stampa dal sito di El Corte Inglés;
• una fotografia di un negozio recante il marchio Sfera;
• documenti sul fatturato di imprese spagnole, compreso il gruppo El Corte Inglés.

La commissione di ricorso aveva rilevato che tali elementi non dimostravano l’uso del marchio per prodotti di classe 18 e offrivano prova scarsa o insufficiente per i prodotti di classe 25, in particolare per "clothing"; soprattutto, non consentivano di stabilire il volume dell’uso o la sua effettiva estensione sul mercato.

Il Tribunale conferma tale valutazione. Osserva che:

• alcuni allegati non erano datati o non erano riferibili al periodo rilevante;
• le stampe web non contenevano indicazioni sul collocamento commerciale dei prodotti, sui prezzi, sulle modalità di commercializzazione o sulla loro esposizione al pubblico;
• i documenti relativi al gruppo El Corte Inglés non dimostravano il volume di vendite o il fatturato dei prodotti contraddistinti dal marchio Sfera KIDS.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe richiesto solo prove economiche quantitative: dalla decisione contestata emerge che essa aveva ammesso in astratto la possibilità di provare l’uso anche con cataloghi o materiali analoghi, ma aveva correttamente ritenuto che, nel caso concreto, il materiale depositato non fosse sufficiente. Viene inoltre esclusa qualsiasi contraddizione interna nella motivazione.

Infine, il Tribunale chiarisce che il precedente peerstorm non consente di affermare che la sola produzione di cataloghi basti sempre e comunque: in quel caso il materiale probatorio era molto più ricco, specifico e dettagliato. Qui, invece, mancavano informazioni concrete sulla commercializzazione dei prodotti. Ne consegue che la prova dell’uso effettivo del marchio Sfera KIDS non è stata fornita.

Secondo motivo: assenza di rischio di confusione tra SFORA WEAR e Sfera

Quanto al rischio di confusione, la commissione di ricorso aveva confrontato i prodotti delle classi 18 e 25 rivendicati per SFORA WEAR con quelli della classe 24 coperti dal marchio anteriore Sfera, concludendo per la loro dissimilarità.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la protezione dell’opponente presuppone cumulativamente:

• identità o somiglianza dei segni;
• identità o somiglianza dei prodotti o servizi.

Nel valutare i prodotti, occorre considerare natura, finalità, modalità d’uso, eventuale concorrenza o complementarità e canali di distribuzione. Applicando questi criteri, il Tribunale conferma che:

• i prodotti di classe 18 hanno funzione di contenere, raccogliere, trasportare o conservare oggetti, mentre i tessili di classe 24 hanno finalità domestiche, funzionali e decorative;
• i canali distributivi sono diversi;
• i produttori non coincidono normalmente;
• i prodotti non sono né complementari né in concorrenza.

Per i prodotti di classe 25, il Tribunale rileva che differiscono dai prodotti tessili di classe 24 sotto molteplici profili, tra cui natura, finalità, origine e distribuzione. Il solo fatto che possano essere realizzati con gli stessi materiali non basta a colmare tali differenze.

Il Tribunale aggiunge che il riferimento alla classificazione di Nizza non è decisivo: le classi servono a facilitare la classificazione amministrativa, ma la valutazione della somiglianza deve essere condotta sui prodotti concretamente indicati nelle liste dei marchi in conflitto. L’argomento dell’opponente, basato su una generica connessione tra classi 18, 24 e 25, è quindi irrilevante.

Di conseguenza, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso: mancando la somiglianza dei prodotti, non può essere ravvisato un rischio di confusione tra SFORA WEAR e il marchio anteriore Sfera.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Sfera Joven, SA, soccombente, alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore richiede elementi concreti e complessivamente idonei a dimostrare una presenza reale sul mercato; materiali promozionali o immagini prive di dati commerciali specifici possono non bastare. Inoltre, in materia di opposizione, la somiglianza dei prodotti deve essere accertata in concreto e non può desumersi automaticamente dalla collocazione delle merci nelle classi della classificazione di Nizza.